Товарный знак по заявке № 2019744471 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 26.12.2019 возражение против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №738869, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Малтри», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее
возражение; ООО «Малтри»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2019744471 с приоритетом от
05.09.2019 зарегистрирован 12.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №738869 на имя
Беззубова Н. Б., 197343, Санкт-Петербург, Ланское ш., 14, к. 1, кв. 652
(далее – правообладатель, ООО «Беззубов Н.Б.) в отношении товаров 10, 25 классов
МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №738869
товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями
пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, 6quinquies и 10bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, статьи 10 Кодекса в отношении всех товаров 10, 25
классов МКТУ.
Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:
- ООО «Малтри» с 2006 года импортирует и продает ортопедические товары под
обозначением «ORTO MIX» на территории России, при этом «MIX» проставляется на
упаковках продукции и узнаваемо потребителем, ассоциируется с ООО «Малтри»;
- оспариваемый товарный знак является сходным с товарным знаком

« » по свидетельству №665642, принадлежащим ООО «Малтри», в силу
тождественной семантики и фонетики в части общего элемента «МИКС» / «MIX», при
этом слово «МИКС» в составе оспариваемого товарного знака, представляющего собой
упаковку товара, акцентирует на себе внимание в силу исполнения контрастным
цветом, а сопоставляемые средства индивидуализации предназначены для маркировки
однородных товаров – стелек ортопедических;
- все вышеизложенное обуславливает возможность реального смешения
сравниваемых сходных средств индивидуализации в гражданском обороте и
возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- сходство до степени смешения сравниваемых обозначений ранее было
установлено Федеральной службой по интеллектуальной собственности при ответе на
запрос Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
(далее – УФАС по Санкт-Петербургу);
- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №738869
является актом недобросовестной конкуренции, поскольку правообладателю, который
является генеральным директором ООО «Орто.Ник» - лица, вовлеченного в судебные
процессы с ООО «Малтри» (дела №А56-68668/2019, А40-240172/2018, №СИП-

459/2019), было хорошо известно о существовании товарного знака « »;
- действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак по
свидетельству №738869 при осведомленности о долговременном и активном

использовании товарного знака « » направлены исключительно на
воспрепятствовании законной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869
недействительным полностью.
В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены
следующие материалы (в копиях):

- Информация о товарном знаке « » по свидетельству №738869 [1];
- Регистрационное удостоверение на стельки-супинаторы, в том числе «ORTO
MIX» [2];
- Грузовая таможенная декларация, в том числе «ORTO MIX» [3];
- Справка об объемах продаж стелек «ORTO MIX» [4];
- Письма контрагентов ООО «Малтри» [5];
- Письмо от ЗАО «Экспоцентр» [6];
- Договоры с типографией от 2011г., 2013г, 2014г. и накладные [7];
- Письмо от ООО «Рай» [8];
- Выдержки из журнала «ВЕСТНИК» всероссийской гильдии протезистов-
ортопедов [9];
- Распечатки веб-архива с сайта ООО «Малтри» [10];
- Выдержки из книги по ортезированию [11];
- Письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности [12];
- Нотариальный протокол осмотра помещения торгового предприятия –
аптечного пункта ООО «Нео-Фарм» [13];
- Результаты поиска по слову «стельки микс» в Яндекс и Гугл [14];

- Информация о товарном знаке « » по свидетельству №665642
[15];
- Претензия по использованию обозначения «МИКС» [16];
- Судебные акты по делу №А40-240172/2018 [17];

- Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 03.04.2020 по делу №1-14.4-371/78-
01-18 [18];
- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 10.12.2019 по делу А56-68668/2019 [19];
- Возражение ООО «Орто.Ник» против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству №665642 [20];
- Решение Роспатента, касающееся товарного знака по свидетельству
№665642, и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-
459/2019 [21];
- Выписка из Единого государственного реестра юридический лиц (ЕГРЮЛ)
относительно ООО «Орто.Ник» [22];

- Информация о товарном знаке « » по свидетельству №727293 [23];

- Информация о товарном знаке « » по свидетельству №733669 [24];
- Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Малтри» [25].
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
возражении, представил свой отзыв, при этом основные доводы правообладателя
сводятся к следующему:
- словесный элемент «МИКС» / «MIX» является фантазийным, что ранее было
установлено решением Роспатента от 28.03.2019, касающимся товарного знака по
свидетельству №665642;
- словесный элемент «МИКС» используется правообладателем при маркировке

продукции в совокупности с обозначением « », который является основным
элементом в коллекции ортопедических стелек, выпускаемых под товарными
знаками по свидетельствам №409454, №727293, №738869, принадлежащих ООО
«Орто.Ник», руководителем и учредителем которого является Беззубов Н.Б.;

- товарный знак « » известен потребителем гораздо больше, чем «ORTO
MIX», поскольку на дату введения в гражданский оборот стелек «МИКС» стельки из
коллекции «TALUS» производства ООО «Орто.Ник» выпускались в гораздо больших

объемах, чем стельки ООО «Малтри» за более длительный период времени - с 2007 по
2018 год;
- в возражении не представлено ни одного доказательства того, что стельки

«МИКС» с элементом « » воспринимаются потребителями как изделия ООО
«Малтри»;
- лицо, подавшее возражение, не является первым и единственным лицом,
использующим слово «МIX» в составе товарного знака для товаров 05 класса МКТУ
«стельки», 10 класса МКТУ «ортопедические стельки», поскольку существуют
принадлежащие иным лицам товарные знаки с более ранним приоритетом:

« » по свидетельству №662250 с приоритетом от 30.10.2017;

« » по свидетельству №555991 с приоритетом от 04.07.2014; « » по
свидетельству №629772 с приоритетом от 16.09.2016;
- сходство между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками
отсутствует в целом ввиду имеющихся у них графических, фонетических и
семантических отличий, при этом каждый из этих товарных знаков является
продолжением серии знаков «ORTO» и «TALUS», которые друг с другом не
ассоциируются;
- ранее сделанные Роспатентом выводы об отсутствии ассоциирования слова
«MIX» с изделиями конкретного производителя при рассмотрении возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку « » по
свидетельству №665642, а также письма потребителей (покупателей стелек «ORTO» и
«TALUS») свидетельствуют о том, что стельки ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» не
смешиваются друг с другом в гражданском обороте;
- весь ассортимент ортопедических стелек правообладателя производства ООО
«Орто.Ник» имеют единый дизайн упаковки, сходный с оспариваемым товарным

знаком, а стельки «МИКС» воспринимаются как одна из моделей линейки « »;

- стельки ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник», которые сопровождаются в
гражданском обороте элементами «TALUS МИКС» / «ORTO MIX», не смешиваются
друг с другом в сознании потребителей, иного лицом, подавшим возражение, не
доказано;
- вывод об отсутствии реального смешения стелек ООО «Малтри» и ООО
«Орто.Ник» установлен УФАС по Санкт-Петербургу в решении по делу №1-14.4-378/78-
01-18 от 03.04.2019 и подтверждается выводами решения Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-68668/2019 от 10.12.2019, кроме
того, Суд по интеллектуальным правам по делу №А40-240172/2018 от 13.08.2019 в своем
постановлении указал на незаконность выводов арбитражных судов о наличии сходства
до степени смешения средств индивидуализации стелек ООО «Малтри» и ООО
«Орто.Ник»;
- поскольку на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного
знака Роспатент и УФАС по Санкт-Петербургу уже сделали выводы об отсутствии
смешения между средствами индивидуализации лица, подавшего возражения, и
правообладателя, и такая регистрация не повлияла на правоотношения указанных лиц и
не изменила способ использования спорного обозначения, которое присутствует на
рынке уже в течении четырех лет, отсутствуют основания для вывода о нарушении прав
ООО «Малтри» на товарный знак.
К отзыву правообладателя прилагаются следующие материалы (копии):

- Договор на разработку обозначения « » от 10.11.2008 [26];
- Акт от 24.11.2008 выполняемых работ по договору на разработку обозначения

« » [27];

- Приказ о введении в оборот обозначения « » от 27.11.2008 [28];
- Архивные сведения 2011, 2015, 2016 гг. с сайта правообладателя с обозначением

« » [29];

- Фотографии упаковок стелек из серии « » [30];

- Фотографии с примерами использования обозначения « » при
сопровождении товара [31];

- Справка об объемах продаж стелек « » за период с 2009-2016 гг. [32];
- Письма от покупателей стелек «TALUS», в которых указывается на отсутствие
смешения со стельками других изготовителей [33];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №409454 и информация
о лицензиате ООО «Орто.Ник» [34];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №727293 [35];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №469544 [36];
- Фотографии упаковки продукции, маркированной товарными знаками ООО
«Малтри» и ООО «Орто.Ник» [37];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №662250 [38];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №555991 [39];

- Сведения о товарном знаке « » по свидетельству №629772 [40];
- Решение Роспатента от 28.03.2019, касающееся результатов рассмотрения

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку « »
по свидетельству №665642 [41];
- Отзыв Роспатента в Суд по интеллектуальным правам, касающийся

рассмотрения спора по товарному знаку « » по свидетельству №665642
[42];
- Выдержки из Решения УФАС по Санкт-Петербургу от 03.04.2019 [43];
- Выдержки из Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по делу №А56-68668/2019 [44];

- Выдержки из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2019 по
делу №А40-240172/2018 [45];
- Запрос ООО «Орто.Ник» в ФИПС от 05.06.2019 относительно наличия сходства
обозначений, используемых ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» [46].
Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего
возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения
неубедительными.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.09.2019)
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015
(далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности,
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не
соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения
как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;
число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе
обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер
совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных
обозначений определяется на основании следующих признаков:
1) внешняя форма;
2) наличие или отсутствие симметрии;
3) смысловое значение;
4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,
карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и
каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо
оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным
предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями
пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны
товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Из материалов дела следует, что между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник»,
генеральным директором и одним из учредителем которого является
правообладатель оспариваемого товарного знака (см. приложение [22]), существует
конфликт интересов в связи с использованием сходных обозначений «MIX» /
«МИКС» при маркировке ортопедических стелек. Так, в Арбитражном суде города
Москвы рассматривается заявление ООО «Малтри» к ООО «Орто.Ник» о незаконном
использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками

« » по свидетельству №665642 (дело А40-240172/18-27-1127), а УФАС
по Санкт-Петербургу было рассмотрено заявление ООО «Орто.Ник» о нарушении
ООО «Малтри» антимонопольного законодательства (дело №1-14.4-371/78-01-18).
Учитывая наличие спора, связанного с использованием принадлежащих лицу,
подавшему возражение, и правообладателю средств индивидуализации однородных
товаров «стельки», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО
«Малтри» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству №738869, поданного по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №738869 с
приоритетом от 05.09.2019 является комбинированным, представляет собой
вертикально ориентированное изображение упаковки стелек ортопедических.
Товарный знак выполнен в черном, сером, светло-сером, белом, бежевом,

оранжевом, желтом и зеленом цветах. Одна четвертая часть упаковки выполнена
таким образом, что все словесные и изобразительные элементы располагаются
вертикально. В указанной части на сером фоне последовательно выполнены
следующие элементы (сверху вниз): стилизованное изображение кенгуру и
словесный элемент «TALUS run-n-go» (изображение кенгуру и слово "TALUS"
выполнены в оранжевом цвете, словесный элемент «run-n-go» - в белом), словесный
элемент «стельки», выполненный в белом цвете, словесный элемент
«ортопедические разгружающие» (слово «ортопедические» выполнено в белом
цвете и подчеркнуто оранжевой чертой, слово «разгружающие» выполнено в
оранжевом цвете), словесный элемент «МИКС TALUS» и стилизованное
изображение кенгуру (изображение кенгуру и слово «TALUS» выполнены в светло-
сером цвете, слово «МИКС» - в белом), оранжевая геометрическая фигура.
Оставшиеся три четверти упаковки занимает черный фон, на котором выполнено
реалистичное изображение двух ортопедических стелек. Одна стелька изображена в
ракурсе сверху, другая – в ракурсе сбоку. На стельку, которая изображена в ракурсе
сверху, нанесены следующие элементы (расположение вертикально, сверху вниз, в
пяточной части стельки): словесный элемент «ORTO NIK orthopedic insoles» (слова
«ORTO» и «NIK» разделены вертикальной, по отношению к направлению слов,
чертой, словесный элемент «orthopedic insoles» расположен под элементом «ORTO
NIK»), стилизованное изображение кенгуру, словесный элемент «TALUS». Все,
нанесенные на стельку элементы, выполнены в черном цвете. В верхней части
упаковки расположен оранжевый прямоугольник, поверх которого выполнено
стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент «TALUS run-n-go»
(изображение кенгуру и слово «TALUS» выполнены в черном цвете, словесный
элемент «run-n-go» - в белом). Ниже оранжевого прямоугольника расположены
словесные элементы (построчно, сверху вниз): «стельки», «ортопедические»,
«разгружающие», «микс». Слова «стельки», «ортопедические», «микс» выполнены
белым цветом, слово «разгружающие» выполнено оранжевым цветом, над ним
расположена оранжевая горизонтальная черта.

Слова «Orthopedic insoles», «стельки ортопедические разгружающие»,
реалистическое изображение ортопедических стелек, элемент «®» указаны в
качестве неохраняемых элементов.
Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров:
10 класс МКТУ - стельки ортопедические;
25 класс МКТУ - стельки.
В качестве основания для признания недействительным предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869 лицом, подавшим
возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям
пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется товарный знак

« » по свидетельству №665642, принадлежащий ООО «Малтри».

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству
№665642 с приоритетом от 27.04.2018 является словесным, включает в свой состав
словесные элементы «ORTO» и «MIX», выполненные стандартным шрифтом
буквами латинского алфавита, а также исключенный из правовой охраны элемент
«®». Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров:
10 класс МКТУ - бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи
эластичные; валики надувные для медицинских целей; изделия ортопедические;
наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая;
одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж
поддерживающий]; матрацы медицинские; перчатки для медицинских целей;
повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки
поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки
для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских
целей; пояса брюшные; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса
пупочные; пояса электрические для медицинских целей; стельки ортопедические;
супинаторы для обуви; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с
ограниченными возможностями; чулки эластичные, используемые при расширении

вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические; приспособления
ортопедические;
25 класс МКТУ - белье нижнее; гетры, грации, изделия трикотажные; корсажи
(женское белье); корсеты (белье нижнее); приспособления, препятствующие
скольжению обуви; стельки; чулки.

Сопоставляемые товарные знаки « » и « »
зарегистрированы в отношении однородных товаров 10, 25 классов МКТУ, что
сторонами по данному спору не оспаривается.
Вместе с тем при установлении возможности смешения товарных знаков,
предназначенных для индивидуализации однородных товаров, необходимо
принимать во внимание степень сходства сопоставляемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак « » и противопоставление « »
в качестве индивидуализирующих элементов содержат в своем составе слова «МИКС»
и «MIX», означающие «смесь, смешение» (см. http://www.translate.ru;
https://ru.wiktionary.org/wiki/микс). Вместе с тем наличие в составе сопоставляемых
обозначений указанных словесных элементов еще не свидетельствуют об
ассоциирования товарных знаков в целом.
В этой связи следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного
знака приведены примеры регистраций товарных знаков, осуществленных на имя
иных лиц и предназначенных, в частности, для индивидуализации стелек (товарные

знаки « » по свидетельству №662250, « » по свидетельству

№555991, « » по свидетельству №629772 (см. приложения [58] – [40])), в

составе которых присутствует словесный элемент «MIX». Следовательно, слово
«MIX» не ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение, не является
сильным индивидуализирующим элементом, а воспринимается в совокупности с иными
элементами того или иного товарного знака.
Так, помимо слова «МИКС» в составе оспариваемого товарного знака
присутствует изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки кенгуру, слово
«TALUS», которые сами по себе зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя

Беззубова Н.Б.: « » по свидетельствам №409454, №727293, « »
по свидетельству №733669 (см. приложения [23], [24], [34], [35]).
При этом в составе оспариваемого товарного знака именно изобразительный
элемент в виде кенгуру, присутствующий как в его верхней части –

« », так и в нижней – « », в совокупности со словесным
элементом «TALUS» (в переводе с латинского языка – пята, лодыжка, щиколотка, см.
https://translate.academic2.ru/talus/la/ru/) акцентирует на себе внимание потребителя в
первую очередь.
В свою очередь противопоставленный товарный знак включает в свой состав
не только слово «MIX», но и словесный элемент «ORTO» (в переводе с
итальянского языка означает «огород, сад, фруктовый сад, восток, восход», а в
переводе с испанского языка – «восход», см. https://translate.academic.ru,
www.multitran.ru), который расположен в начальной позиции и именно с него
начинается восприятие товарного знака в целом. Входящие в состав товарного знака
словесные элементы «ORTO» и «MIX» воспринимаются в совокупности друг с
другом. При этом словесный элемент «ORTO» положен в основу принадлежащего

ООО «Малтри» товарного знака « » по свидетельству №469544.
Таким образом, следует констатировать, что оспариваемый и
противопоставленный товарные знаки производят разное общее зрительное

впечатление, отличаются друг от друга фонетически и не вызывают одинаковые
смысловые ассоциации.
Коллегия приняла во внимание приведенный в возражении довод о том, что
сходство между сопоставляемыми товарными знаками ранее было установлено
Федеральной службой по интеллектуальной собственности в рамках ответа на
соответствующий запрос УФАС по Санкт-Петербургу (см. приложение [12]).
Действительно, в справке, приложенной к упомянутому письму, отмечается, что
«обозначение 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по
свидетельству №665642, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу
фонетического и семантического сходства словесных элементов «МИКС» / «MIX».
Однако, из представленного документа [12] не усматривается, совпадает ли
«обозначение 3» с оспариваемым товарным знаком, или же речь идет об иной
упаковке товара. Кроме того, необходимо констатировать, что приведенное в
упомянутом документе [12] мнение не повлекло за собой вывод антимонопольного
органа о сходстве средств индивидуализации ООО «Малтри» и «Орто.Ник» до
степени их смешения в гражданском обороте, что следует из принятого УФАС по
Санкт-Петербургу решения от 03.04.2020 по делу №1-14.4-371/78-01-18 [18].
Указанное решение оставлено в силе решением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2019 по делу №А56-68668/2019 [19].
Более того, Суд по интеллектуальным правам, отменяя решения
Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2019 и постановление Девятого
арбитражного суда от 21.05.2019 по делу №А40-240172/2018 [17], в своем
постановлении от 19.08.2019 указал на то, что смешение упаковки стелек ООО
«Орто.Ник» с товарным знаком по свидетельству №665642 исключено ввиду того,
что элемент «МИКС» используется в упаковке вместе с товарным знаком

« ».
Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия
пришла к выводу, что товары 10, 25 классов МКТУ, для индивидуализации которых
эти товарные знаки предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте в

силу отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков в целом. В этой связи довод
ООО «Малтри» о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству
№738869 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса,
подлежит отклонению.
В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака
требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части способности
оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товара, необходимо отметить следующее.
Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение
относительно производителя товара, может быть сделан в том случае, если
однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную
встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица, и у потребителя
сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.
Лицо, подавшее возражение, аргументируя свои доводы о способности
оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, указывает на
то, что этот товарный знак ассоциируется со средством индивидуализации ООО
«Малтри» - обозначением «ORTO MIX», которое длительный период времени
используется в гражданском обороте для маркировки ортопедических стелек.

Как было установлено выше, оспариваемый товарный знак « » по
свидетельству №738869 и используемое лицом, подавшим возражение, обозначение,

положенное в основу товарного знака « » по свидетельству №665642,
не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, не могут
ассоциируются друг с другом в гражданском обороте при сопровождении
однородных товаров (стелек). В этой связи нет оснований полагать, что
оспариваемый товарный знак вызывает не соответствующие действительности
представления о его правообладателе.

Следует констатировать, что все представленные лицом, подавшим
возражение, документы касаются использования в гражданском обороте при
маркировке стелек обозначений со словесными элементами «MIX» / «МИКС»,
принадлежащих как ООО «Малтри», так и ООО «Орто.Ник». Вместе с тем каких-
либо документов, свидетельствующих о том, что потребители воспринимают
оспариваемый товарный знак в качестве средства индивидуализации продукции
ООО «Малтри», в материалах возражения не содержится.
В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания, позволяющие
прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству
№738869 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров
10, 25 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1)
статьи 1483 Кодекса.
Необходимо отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее,
указывает на то, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного
знака правообладатель действовал недобросовестно, поскольку принадлежащее ему
юридическое лицо – ООО «Орто.Ник», участвовало в споре с ООО «Малтри» о
праве на обозначении «МИКС» / «MIX».
Коллегия приняла к сведению указанные доводы возражения и считает
необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что
установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции,
связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный
знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным
основаниям в настоящем споре не рассматривается.
При этом следует указать, что в соответствии с требованиями подпункта 6
пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку
может быть оспорено или признано недействительным полностью или частично в
течении всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя,
связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с

ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном
порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.
Как отмечалось выше, между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» существуют
судебные споры о праве на обозначения «МИКС» / «MIX», используемых
указанными лицами при маркировке принадлежащей им продукции (дело №А40-
240172/18-27-1127, №А56-68668/2019).
Вместе с тем в установленном порядке факт о наличии в действиях ООО
«Орто.Ник» или Беззубова Н.Б. признаков нарушения антимонопольного
законодательства или злоупотребления правом на дату подачи и рассмотрения
настоящего возражения уполномоченными органами установлен не был. Более того,
оспариваемый товарный знак по свидетельству №738869 не являлся предметом
рассмотрения вышеупомянутых споров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2019, оставить в
силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №738869.