Товарный знак по заявке № 2020734704/33 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным
законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020
№644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее –
Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2021, поданное
компанией Текнос Груп Ой ПЛ, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение),
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№809536, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « » по свидетельству
№809536 с приоритетом от 03.07.2020 была произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
12.05.2021 по заявке №2020734704. Правообладателем товарного знака по
свидетельству №809536 является ООО «Мефферт Продакшн», г. Ногинск (далее
– правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02
класса МКТУ.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности 21.09.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №809536 произведена с нарушением требований,
установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак

« » по свидетельству № 809536, представляющий собой
комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде
прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX», выполненного
оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита,
зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров 02 класса
МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего

возражение, представляющего собой словесное обозначение « »,
выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита, зарегистрированного в отношении однородных товаров 02 класса
МКТУ.
По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак
ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком
по свидетельству №464207, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе
фонетически и визуально сходные словесные элементы
«WOODFLEX»/«WOODEX».
При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что товары 02 класса
МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для деревянных полов /
лаки паркетные; краски эмалевые; краски» являются однородными товарам 02
класса МКТУ «краски, олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного
товарного знака по свидетельству №464207, так как сравниваемые товары
относятся к краскам и лакам, имеют одно назначение, область применения и круг
потребителей.
Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что сосуществование
однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, приведет к
смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель
будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, обращало внимание на тот
факт, что его деятельность протекает в том же сегменте, что и деятельность ООО
«Мефферт Продакшн», что не может не усилить риск смешения
рассматриваемых обозначений потребителями.
Так, лицо, подавшее возражение, компания Текнос Груп Ой ПЛ, была
основана в Финляндии в 1948 году и является одним из ведущих производителей
лакокрасочных материалов промышленного назначения. Компания имеет
сильные позиции в производстве архитектурно-строительных красок.
Представительство компании в России было открыто в 2007 году. Сегодня Россия
занимает 4-е место по объему продаж среди стран, где присутствуют товары
лица, подавшего возражение.

Таким образом, обозначение « », активно используемое
компанией Текнос Груп Ой ПЛ на протяжении длительного периода времени,
хорошо известно потребителям красок и лаков, и ассоциируется у них с
конкретным предприятием, принадлежащим лицу, подавшему возражение.
Регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Мефферт Продакшн»
(правообладателя) вводит потребителя в заблуждение относительно
производителя, поскольку потребитель, основываясь на предшествующем опыте,
будет полагать, что источником происхождения товаров является компания
Текнос Груп Ой ПЛ, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не
соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит
признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №809536
недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
К материалам возражения были приложены следующие документы:
1. Сведения из электронного словаря ABBYY Lingvo, распечатки онлайн
страниц Англо-русского словаря Мюллера на ресурсе
www.dic.academic.ru;
2. Распечатки страниц сайта www.teknos.com;
3. Распечатки страниц сайта www.meffert.ru;

4. Страницы каталогов продукции правообладателя за 2019, 2020, 2021
годы.
В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 04.10.2021 было
направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии
по его рассмотрению, назначенной на 10.11.2021.
На заседании коллегии 10.11.2021 правообладатель присутствовал,
ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, так
как при попытке скачивания материалов возражения возникала техническая
ошибка, в связи с чем правообладатель не имел возможности ознакомиться с
материалами возражения и подготовить отзыв по мотивам поступившего
21.09.2021 возражения. Посовещавшись, коллегия удовлетворила поступившее
ходатайство и перенесла рассмотрение возражения на более поздний срок, а
именно на 09.12.2021.
Правообладатель 03.12.2021 направил отзыв на возражение, поступившее
21.09.2021, доводы которого сводятся к следующему:
- оспариваемое обозначение по свидетельству №809536 и
противопоставленный товарный знак по свидетельству №464207 не являются
сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому,
визуальному и семантическому признакам сходства;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 прочитывается
[ВУДФЛЕКС], в то время как противопоставленный знак по свидетельству
№464207 имеет звучание [ВУДЭКС], то есть сравниваемые товарные знаки
имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что
определяет их фонетическое различие;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536
противопоставленный знак по свидетельству №464207 различаются по
визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами
шрифтов;
- оспариваемое обозначение состоит из двух значимых слов английского
языка: wood (дерево) и flex (гибкий), то есть может быть переведено на русский

язык как «изогнутое дерево», в то время как противопоставленное обозначение
состоит из слов английского языка: wood (дерево) и ex (устаревший); может быть
переведено на русский язык как «старое дерево». Таким образом, сравниваемые
обозначения вызывают у потребителей разные ассоциации, а, следовательно, не
являются семантически сходными;
- вместе с тем правообладатель обращает внимание коллегии на то, что
компания Мефферт была основана в 1947 году, и за 74 года существования стала
крупным производителем на рынке, с 11 производственными площадками (в том
числе и в России с 2005 года). Продукция компании Мефферт, в частности краска
«DUFA», одной из линеек которой как раз и является «WOODFLEX», - одна из
самых известных и популярных на российском рынке на сегодняшний день. Она
представлена на самых крупных торговых площадках страны, как, например,
Леруа Мерлен, Оби, Озон (приложение № 5);
- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего
возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям,
предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах
возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о
широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего
возражение – компании Текнос Груп Ой ПЛ, так и соответствующих товаров,
которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение
достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого
товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями
исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению
не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о
доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных
устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного
знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией Текнос Груп Ой ПЛ.
К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:
5. Скриншоты сайтов;

6. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова
«wood»;
7. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова
«flex»;
8. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «ex»;
9. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, содержащие сведения о товарных
знаков со словесным элементом «wood».
Правообладатель 07.12.2021 направил ходатайство о приобщении
дополнительных материалов к отзыву от 03.12.2021, а именно:
10. Договоры поставки между ООО «Мефферт Полилюкс» и его
контрагентами, подтверждающие введение товаров правообладателя в
гражданский оборот.
Коллегия отмечает, что на заседании коллегии 09.12.2021 лицо, подавшее
возражение, отмечало, что не имело возможности ознакомиться с
дополнительными материалами, которые правообладатель 07.12.2021 направил в
материалы дела. Для соблюдения прав всех сторон рассмотрения возражения
коллегия перенесла рассмотрение возражения на недолгий срок, а именно на
17.12.2021.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия считает доводы возражения убедительными в части.
С учетом даты приоритета (03.07.2020) правовая база для оценки
охраноспособности товарного знака по свидетельству №809536 включает в себя
Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,
утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности
или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно
товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим
в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение
признается ложным или вводящим в заблуждение.
При установлении способности обозначения ввести потребителя в
заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных
средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым
признано недействительным на том основании, что действия правообладателя,
связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном
законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной
конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального
антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех
элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений
определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного
обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется
значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в
заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;
число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе
обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер
совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным
лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 представляет собой

комбинированное обозначение « », состоящее из геометрической
фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX»,

выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского
алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

« » по свидетельству №464207 (с более ранним приоритетом),
который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым
товарным знаком №809536 и зарегистрирован в отношении однородных товаров
02 класса МКТУ. Таким образом, компания Текнос Груп Ой ПЛ признана
заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №809536 в отношении товаров 02
класса МКТУ.
При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено
следующее.

Противопоставленный знак « » по свидетельству №464207
представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана
предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарных
знаков по свидетельствам №809536, №464207 показал, что они содержат
фонетически сходные словесные элементы: «WOODFLEX»/«WOODEX», что
приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки
характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение
прочитывается как [ В У Д Ф Л Э К С ], а противопоставленный ему товарный
знак [1] имеет следующее произношение: [ В У Д Э К С ]. Фонетическое сходство
было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ В, Д, К, С ]
и совпадающих гласных звуков [ У, Э ], расположенных в одинаковой
последовательности. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений

установлено на совпадающей части [ В У Д Э К С]. Таким образом, 6 букв из 8
имеют тождественное звучание.

Визуально оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленным
товарным знаком [1], так как они выполнены буквами одного алфавита -
латинского.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о
семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому
сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1]
провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что,
сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на
отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать
заключение о высокой степени их сходства.
Анализ однородности товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых
предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству
№809536 и противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 02 класса МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для
деревянных полов / лаки паркетные; краски эмалевые; краски» оспариваемого
товарного знака являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски,
олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного товарного знака [1],
поскольку сравниваемые товары относятся к краскам и лакам, имеют одно
назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что
оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного
знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего
товары, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является
достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в
заблуждение.
Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в
заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является
очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии
потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о
товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.
Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на
товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения
потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица,
оказывающего услуги.
С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в
заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на
предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих:
1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным
производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой
ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим
производителем.
Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были
представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату
приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №809536 у
потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаком
компании Текнос Груп Ой ПЛ, Финляндия, как происходящими из одного
источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого
товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности
представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего
услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не
является убедительным.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что
оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит
требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.
Таким образом, доводы поступившего возражения признаются
убедительными только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по
свидетельству №809536 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№809536 недействительным полностью.