Товарный знак по заявке № 1571261 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и
разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №
644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
25.08.2020, регистрационный № 59454), вступившими в силу 06.09.2020 (далее
Правила), рассмотрела возражение, поступившее 05.10.2022, поданное компанией
ДжейТи Интернешнл СА (JT International SA), Швейцария (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее –
решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571261, при
этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «EVO GOLD» была произведена
Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности
(далее – МБ ВОИС) 13.11.2020 с конвенционным приоритетом от 25.09.2020 за
№1571261 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «JT International SA»,
Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 10.12.2021 принято решение об отказе в предоставлении
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной
регистрации №1571261 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно
которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 34

класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса,
поскольку является сходным до степени смешения:

- с обозначением « » по заявке №2020713746, с датой приоритета от
18.03.2020, поданной на имя Меркенбюро Книйфф эн Партнерс Б.В., в отношении
однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с товарными знаками « » по свидетельству №524727, « » по

свидетельству №524726, « » по свидетельству №448919, « » по

свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, « » по свидетельству
№539402 приоритет от 28.06.2013, « » по свидетельству № 57244 приоритет

от 12.03.1976, « » по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015,

« » по свидетельству №448920, « » по свидетельству №449436,

« » по свидетельству №431657 приоритет от 11.03.2010, « » по

свидетельству №423480 приоритет от 11.01.2010, « » по свидетельству №

431659, « » по свидетельству № 431658, « » по свидетельству

№670627 приоритет от 06.04.2017, « » по свидетельству №521780, « »

по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, « » по

свидетельству №661430, « » по свидетельству №651604
приоритет от 29.11.2016, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс
С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с товарным знаком « » по свидетельству №561148 приоритет
от 07.10.2014, зарегистрированным на имя Филип Моррис Брэндс Сарл,
Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- со знаком « » по международной регистрации №1206608,
правовая охрана которому предоставлена на имя Хомяка С. П.,
Украина, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;
- со знаком «GOLD» по международной регистрации №795538, правовая
охрана которому предоставлена на имя Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, в
отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.
Словесный элемент «GOLD» является неохраняемым элементом
обозначения, поскольку не обладает различительной способностью на основании
пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 05.10.2022, а также дополнениях к нему,
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы
возражения сводятся к следующему:
- права на регистрацию заявки № 2020713746, указанной в качестве
противопоставления, в настоящее время уступлены заявителю. В связи с этим
данная заявка уже не может являться препятствием для регистрации
международного товарного знака № 1571261;
- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем
серии противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на
регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571261 на
территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 34 класса
МКТУ.
- в заявленном обозначении главным элементом, идентифицирующим линейку
продукции, является словесный элемент «EVO», а слово «GOLD» является
дополнительным и означает «золотой», «золотистый», «жёлтый», соответственно, в
целом потребитель воспримет заявленное обозначение «EVO GOLD» на упаковке
табачной продукции как обозначение продукта общей линейки «EVO»,
разновидность «золотой», «золотистый», «жёлтый»;
- противопоставленный международный товарный знак №795538 со
словесным элементом «GOLD» вызывает другие смысловые ассоциации,
связанные с драгоценным металлом, сокровищем, поскольку представляет собой
единственное слово, воспринимаемое как существительное, имеющее значение
«золото», «сокровище», «богатство»;
- в противопоставленном комбинированном товарном знаке по
свидетельству №561148 главную роль при восприятии товарного знака имеет
главный и очень известный словесный элемент «MARLBORO», а словесный
элемент «GOLD» играет вспомогательную роль, указывая на конкретный продукт
под общим брендом «MARLBORO»;

- известность бренда «MARLBORO» настолько велика (в международном
масштабе и в России), что совершенно невозможно представить себе, что
потребитель сможет перепутать продукт «MARLBORO GOLD» и «EVO GOLD»;
- указанные отличия сопоставляемых обозначений, приводят к отсутствию
сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными
знаками по свидетельству №561148, по международной регистрации №795538,
кроме того, визуальное и фонетическое несходство сравниваемых обозначений
обуславливается наличием в составе заявленного обозначения слова «EVO»,
отсутствующего в составе обоих противопоставленных товарных знаков, а также
наличием дополнительных словесного и графических элементов в составе
товарного знака № 561148;
- заявитель согласен с мнением экспертизы об исключении из правовой
охраны словесного элемента «GOLD» заявленного товарного знака;
- действие правовой охраны международного товарного знака № 1206608
прекращено в связи с истечением срока её действия. В связи с этим данный
товарный знак уже не может быть препятствием для регистрации заявленного
обозначения;
- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем
остальных противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на
регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571261 на
территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 34 класса
МКТУ.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной
регистрации №1571261 на территории Российской Федерации в отношении всех
товаров 34 класса МКТУ.
В материалы дела заявителем представлен оригинал упомянутого выше
письма-согласия [1].
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает
доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.09.2020) знака по
международной регистрации №1571261 правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает
в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих
только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе
указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также на время, место и способ их производства или сбыта.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые
наименования.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся,
в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие
товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса
не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других
лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного
до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с каким - либо из товарных знаков,
указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя
при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в
заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем
(абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).
Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается
тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с
ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с
другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов
обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих
Правил.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков,
перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки,
перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как
каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они
изготовлены и т.д.
В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется
в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для

приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие
которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.
Знак «EVO GOLD» по международной регистрации №1571261 является
словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным
шрифтом. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской
Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «Raw or
manufactured tobacco; smoking tobacco, pipe tobacco, hand-rolling tobacco, chewing
tobacco, snus; cigarettes, tobacco sticks for smoking; tobacco products to be heated; all
the aforementioned products not including cigars, cigarillos» (перевод на русский
язык: «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный,
табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный
(снюс); сигареты, папиросы, сигареты-стики для курения, изделия табачные,
предназначенные для использования в нагретом виде; вся вышеуказанная
продукция, не включая сигары, сигариллы»).
Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный
элемент «GOLD», являющийся лексической единицей английского языка и в
переводе на русский язык означает «золото» (https://translate.google.com/).
Согласно Энциклопедическому словарю. 2000. (https://dic.academic.ru/),
словесный элемент «золото» означает (лат. Aurum ) Аu, химический элемент I
группы периодической системы. Благородный металл желтого цвета.
На основании указанного смыслового значения словесного элемента
«GOLD», оно в отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к табачной
продукции, будет являться семантически нейтральным, восприниматься
потребителями как фантазийное обозначение, поскольку не указывает ни на
свойства, ни на качество, ни на назначение, ни на какие-либо иные
характеристики данных товаров. В этой связи у коллегии нет оснований для
признания словесного элемента «GOLD» описательным, необходимым для
использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при
маркировке однородных товаров 34 класса МКТУ в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что входящий в состав
заявленного обозначения словесный элемент «GOLD», соответствует
требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Что касается несоответствия знака по международной регистрации
№1571261 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает
следующее.
При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства,
которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.
К указанным обстоятельствам относится то, что права на

противопоставленное обозначение « » по заявке №2020713746 были
переданы заявителю. В связи с чем, данное противопоставление может быть
снято.
Согласно сведениям сайта ВОИС https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

срок действия правовой охраны знака « » по международной
регистрации №1206608 на территории Российской Федерации истёк 30.12.2023,
следовательно, данное противопоставление может быть снято.
Кроме того, компанией Филип Моррис Продактс СА – правообладателем

противопоставленных товарных знаков « » по свидетельству №524727,

« » по свидетельству №524726, « » по свидетельству №448919,

« » по свидетельству №448918, « » по свидетельству №539402,

« » по свидетельству № 57244, « » по свидетельству № 605422,

« » по свидетельству №448920, « » по свидетельству №449436,

« » по свидетельству №431657, « » по свидетельству №423480,

« » по свидетельству № 431659, « » по свидетельству № 431658,

« » по свидетельству №670627, « » по свидетельству №521780,

« » по свидетельству №94239, « » по свидетельству

№661430, « » по свидетельству №651604, предоставлено
письмо-согласие [1], в котором выражено согласие на предоставление правовой
охраны знаку по международной регистрации №1571261 на территории
Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 34
класса МКТУ.
Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений,
регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с
противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их
правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в
заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.
Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что
вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и
противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в
случае, если:
1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки
имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди
потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным
производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или
общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не
тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются
коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об
их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение
потребителя в заблуждение является маловероятным.
Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя
противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого
предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при
отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные
противопоставления.
Что касается анализа заявленного обозначения «EVO GOLD» и остальных

противопоставленных товарных знаков « » по свидетельству
№561148, «GOLD» по международной регистрации №795538, в которых
индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на

себя внимание потребителя являются словесные элементы «gold» и «GOLD»,
коллегия отмечает следующее.
Сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического
сходства за счет полного фонетического вхождения словесных элементов «gold» и
«GOLD» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.
Согласно вышеуказанному общедоступному словарно-справочному
изданию, словесный элемент «GOLD» является лексической единицей
английского языка и в переводе означает «золото», в силу чего сравниваемые
обозначения являются семантически сходными, поскольку имеет место подобие
заложенных в обозначениях понятий и идей. Мнение заявителя о том, что
заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки будут
восприниматься потребителями в разных значениях, является неубедительным,
поскольку словесные элементы в заявленном обозначении и в
противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №795538
не связаны между собой по смыслу и грамматически, ввиду чего экспертиза
может проводиться по каждому словесному элементу в отдельности.
Исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита
ведет к выводу о графическом сходстве обозначений, более того, данный
критерий является второстепенным в силу словесного характера заявленного
обозначения и противопоставленного товарного знака по международной
регистрации №795538 и отсутствия в них каких-либо графических элементов.
Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом,
несмотря на некоторые отличия.
Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных
товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени
однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления П. В. Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях
сравниваемых обозначений, показал, что анализируемые товары следует признать

однородными, поскольку они объединены родовым понятием «табачные изделия и
их части, принадлежности курительные», соответственно, они соотносятся друг с
другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг
потребителей.
С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное
обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до
степени смешения, ассоциируются друг с другом в целом и могут быть смешаны в
глазах потребителей на рынке товаров. Следовательно, знаку по международной
регистрации №1571261 не может быть предоставлена правовая охрана на
территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ на
основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2021.