Товарный знак по заявке № 2022701605/33 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным
законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности споров в административном порядке, утвержденными
приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции
Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу
06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее
09.08.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью
«БОНАПАРТ», Челябинская обл., г. Челябинск (далее – заявитель), на
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от
17.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке №2022701605 (далее – решение Роспатента), при этом установлено
следующее.

Словесное обозначение « » по заявке №2022701605,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 17.01.2022, заявлено на регистрацию в
качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 42 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было
принято решение от 17.01.2023 об отказе в государственной регистрации
товарного знака в отношении заявленных услуг 41, 42 классов МКТУ (далее
– решение Роспатента), основанное на заключении по результатам
экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного
обозначения требованиям пункта 1, пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения:
- с комбинированным знаком обслуживания, включающим словесный
элемент «Napoleon», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной
ответственностью «НАПОЛЕОН КИДС», 456501, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, с. Кременкуль, ул. Кругосветная (мкр. Родной), д. 42
(свидетельство №754973, приоритет от 12.09.19 года) для однородных услуг
41 класса МКТУ,
- с международной регистрацией «Napoleon», зарегистрированной на
имя NAPOLEON SYSTEMS S.A.S., Carrera 43A No. 1sur 188, Oficina 910
Medellin, Antioquia (м.р. № 1368647, пр. от 24.05.17 года), для товаров и
услуг 09, 42 классов МКТУ, квалифицированных экспертизой однородными
заявленным услугам 42 класса МКТУ
Кроме того, элемент «IT» заявленного обозначения является
неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:
- заявитель согласен с указанием элемента «IT» в качестве
неохраняемого элемента,
- заявитель, полагая, что правообладатель товарного знака по
международной регистрации №1368647 не использует товарный знак на
территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, обратился
с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении
охраны противопоставленного товарного знака (дело № СИП-655/2023),

- заявитель исключает из заявленного перечня услуги 41 класса МКТУ.
В корреспонденции от 20.08.2024 заявитель уведомляет ФГБУ ФИПС о
завершении судебного делопроизводства по делу №СИП-655/2023.
30.07.2024 года Суд по интеллектуальным правам вынес решение по
делу и удовлетворил требования ООО «БОНАПАРТ». Правовая охрана
товарного знака по международной регистрации №1368647 прекращена в
отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; software; fire extinguishers / приборы и
инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и
инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые
носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной
оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки
информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для
тушения огня», услуг 35 класса МКТУ «advertising; commercial business
management; commercial administration; office functions / реклама; менеджмент
в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
служба» и услуг 42 класса МКТУ «scientific and technological services, as well
as research and design services relating thereto; industrial analysis and research

services; design and development of computer hardware and software / научные и
технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям;
разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения».
Также решение отменяет обеспечительные меры, принятые судом
ранее.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного
знака по заявке №2022701605 в отношении заявленных услуг 42 класса
МКТУ.
В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие
документы:
1. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2022701605 от 17.
01.2022года,
2. Решение о принятии заявки на государственную регистрацию
товарного знака к рассмотрению;
3. Уведомление о соответствии заявленного перечня товаров и услуг
требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Кодекса,
4. Уведомление от 30.06.2022года о результатах проверки соответствия
заявленного обозначения требованиям законодательства,
5. Мотивированный ответ заявителя от 28.12.2022года на заключение
экспертизы, приложенное к уведомлению от 30.062022года,
6. Решение от 17.01.2023 года об отказе в государственной регистрации
товарного знака с приложением заключения по результатам экспертизы,
7. Исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по международной
регистрации №1368647 вследствие его неиспользования,
11. Определение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 года
о принятии искового заявления к рассмотрению и назначении
предварительного судебного заседания,

12. Выписка из торгового реестра Колумбии в отношении NAPOLEON
SYSTEMS S.A.S. с апостилем (на испанском языке, с переводом),
13. Заявка №2019745717 на регистрацию обозначения «NAPO LEON
KlDS» в качестве товарного знака (знака обслуживания), поданная ООО
«НАПОЛЕОН КИДС»,
14. Ходатайство о внесении изменений в перечень услуг, в отношении
которых испрашивается регистрация товарного знака,
15. Решение по делу № СИП-655/2023 от 30.07.2024г.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия
установила следующее.
С учетом даты (17.01.2022) поступления заявки №2022701605 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в
себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года
№482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные
или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается
тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно
совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство
обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом
требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил cловесные обозначения
сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными
обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений
используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также
исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или
сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым
(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)
признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих
признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых
обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение
близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие
совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место
совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава
гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей
обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих
признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое
написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные,
заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу;
алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих
признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности,
совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из
элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который
имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в
обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности этих товаров одному
изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их
потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из
которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость
товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа
через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или
услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены
потребителями к одному и тому же источнику происхождения
(изготовителю).

Заявленное обозначение « » является словесным, выполнено
в латинице стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в
отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.
В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением
в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированный

товарный знак [1] « » по свидетельству №754973, выполненный
оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, и

комбинированный товарный знак [2] « » по международной
регистрации №1368647, включающий словесный элемент «NAPOLEON»,
выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и
изобразительный элемент в виде стилизованного изображения букв «NИ»,

правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 и услуг
41, 42 классов МКТУ.
Коллегия учла тот факт, что заявитель более не испрашивает правовую
охрану в отношении услуг 41 класса МКТУ, ввиду чего исключает данные
услуги из перечня заявленных услуг. В этой связи противопоставленный
товарный знак [1], являющийся единственным препятствием в отношении
заявленных услуг 41 класса МКТУ, далее коллегией не анализируется.
В возражении заявителем также обращено внимание на обстоятельство,
которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от
17.01.2023.
Заявитель обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам
о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака [2]
по международной регистрации №1368647.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2024 по делу
№СИП-655/2023 правовая охрана товарного знака [2] по международной
регистрации №1368647 прекратила действие в отношении товаров 09 и услуг
35, 42 классов МКТУ.
Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного
знака [2] показал, что сравниваемые обозначения являются в высокой
степени сходными друг с другом за счет фонетического, семантического и
визуального сходства составляющих их словесных элементов.
Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ заявленного обозначения
являются в высокой степени однородными услугам 42 класса МКТУ
противопоставленного товарного знака [2].
Вместе с тем, ввиду прекращения правовой охраны единственного
противопоставленного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ,
препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия
пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем.
Заявленное обозначение по заявке №2022701605 стало соответствовать
требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом,

товарный знак по заявке №2022701605 может быть зарегистрирован в объеме
заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ.
Также коллегия учла согласие заявителя с указанием элемента «IT» в
качестве неохраняемого элемента в соответствии с пунктом 1 статьи 1483
Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2023, отменить
решение Роспатента от 17.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по
заявке №2022701605.