Товарный знак по заявке № 1625928 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в
силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2023,
поданное компанией «ДИСТИЛЛЕРИ ТЕССЕНДЬЕ И ФИС», Франция (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об
отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации №1625928 (далее – решение Роспатента), при этом
установлено следующее.

Международная регистрация знака « » была произведена
Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности
(далее – МБ ВОИС) 29.09.2021 с датой конвенционного приоритета от 28.04.2021 за
№1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum» («ром»).
Роспатентом 29.10.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1625928 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).
В предварительном решении от 24.02.2022 было указано, что знак по
международной регистрации №1625928 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ не
соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.
В частности, указывалось, что словесные элементы «rum» (в переводе с
английского на русский язык «ром»), «Caribbean rum» (в переводе с английского на

русский язык «Карибский ром») указывают на вид товаров определенного типа и его
происхождение, следовательно, подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Кроме того, в связи с тем, что заявитель находится во Франции, обозначение
«Caribbean rum» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места
происхождения заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Более того, знак по международной регистрации №1625928 сходен до степени

смешения с товарным знаком « » по свидетельству №384942 с
приоритетом от 01.09.2006, правообладателем которого является АО "Торговый дом
"ПЕРЕКРЕСТОК", г. Москва. Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том,
числе, товаров 33 класса МКТУ.
В поступившем возражении от 07.09.2023 заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:
- заявитель просит внести уточняющую формулировку в заявленный перечень
товаров 33 класса МКТУ, а именно, термин «ром» изложить в следующей формулировке:
«ром, поставляемый с Карибских островов»;
- заявитель выражает свое согласие с дискламацией словесных элементов
«Caribbean Rum» и «RUM»;
- заявленные товары 33 класса МКТУ имеют происхождение с Карибских островов,
поэтому введение потребителя в заблуждение относительно происхождения товара
исключено. Этот напиток производится из купажа рома (дистиллятов), которые были
отобраны с Карибских островов - он создается из сахарного тростника, выращенного на
Карибских островах Ямайке, Тринидаде и Барбадосе. Отобранные партии дистиллята
выдерживаются минимум 5 лет в дубовых бочках на территории Карибских островов, и
только после этого они отправляются во Францию, где мастера, работающие на
производстве «DISTILLERIE TESSENDIER & FILS», производят купаж и производят
розлив в бутылки, маркированные товарным знаком «Caribbean Rum SAISON RUM»;
- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным
знаком, так как они имеет различный словесный состав и, соответственно, различный

звуковой и буквенный состав, а также имеют семантические отличия, что определяет
звуковое, графическое и смысловое несходство знаков.
На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от
29.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum
supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов») с исключением
из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «rum», «Caribbean rum».
В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:
1. Распечатки информации из сети Интернет;
2. Распечатка переписки с правообладателем противопоставленного товарного
знака;
3. Декларации поставщика.
Корреспонденцией от 28.05.2024 от заявителя поступили следующие
дополнительные материалы:
4. Оригинал письма - согласия от правообладателя противопоставленного
товарного знака;
5. Договор между заявителем АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» о
сосуществовании товарных знаков от 17.04.2024;
6. Распечатки переписки.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета (28.04.2021) знака по международной
регистрации №1625928 правовая база для оценки его охраноспособности включает в
себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий
по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее
– Правила).
В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих
товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство,
назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или
характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого
изготовлен товар.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в
заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не
соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам.
Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие
близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков,
составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по
отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число
слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей
обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее
зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв
(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по
отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или
цветовое сочетание.
Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие
заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения
обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на
который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом
принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,
функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг
потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по
результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если
товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены
потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак « » по международной регистрации №1625928 является
словесным и состоит из элементов «Carribean Rum», «SAISON», «RUM», выполненных
в три строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно
возражению, заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в
отношении товаров 33 класса МКТУ «rum supplied from the Caribbeans» («ром,
поставляемый с Карибских островов»).
Как отмечалось выше, знак по международной регистрации №1625928 включает в
свой состав словесный элемент «rum», который переводится с английского на русский
язык как «ром» (см. www.dic.academic.ru, Персональный Сократ), следовательно,
данный словесный элемент напрямую указывает на вид испрашиваемых к регистрации
товаров 33 класса МКТУ «rum» и не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.
В состав исследуемого знака по международной регистрации включено также
словосочетание «Caribbean rum», которое переводится как «карибский ром» (см.
www.dic.academic.ru, Персональный Сократ) и, таким образом, указывает на вид и место
происхождения испрашиваемых к регистрации товаров, не соответствует положениям
пункта 1 статьи 1483 Кодека.
Вышеприведенные выводы заявителем не оспариваются.
В решении Роспатента указывается также на то, что словосочетание «Caribbean
rum» («карибский ром») способно вводить потребителя в заблуждение относительно
места происхождения товаров, поскольку заявителем является лицо из Франции, в связи
с чем знак по международной регистрации не соответствует пункту 3 статьи 1483
Кодекса. С целью преодоления данного основания для отказа заявитель ссылается на
производство рома из сырья с Карибских островов, в рамках чего ссылается на
материалы (1, 3). Так, заявителем указано на производство рома из дистиллятов,

которые были отобраны с Карибских островов, в частности, данный напиток создается
из сахарного тростника, выращенного на следующих Карибских островах - Ямайка,
Тринидад и Барбадос. Отобранные партии дистиллята выдерживаются минимум 5 лет в
дубовых бочках на территории Карибских островов и после этого они отправляются во
Францию, где компанией «ДИСТИЛЛЕРИ ТЕССЕНДЬЕ И ФИС» производится купаж и
розлив рома в бутылки, маркированные знаком «Caribbean Rum SAISON RUM» по
международной регистрации №1625928. Указанная информация подтверждается
декларациями продавца на поставку Карибского рома заявителю (3), а также
значительным количеством публикаций в сети Интернет (1), отражающих процесс
создания данного рома. Указанное позволяет признать мотивированным включение
словосочетания «Caribbean rum» в состав исследуемого знака в связи с тем, что ром
заявителя производится на основе сырья, получаемого с Карибских островов.
С учетом вышеизложенного, у коллегии нет оснований для применения в
отношении знака по международной регистрации №1625928 положений пункта 3 статьи
1483 Кодекса.
В рамках несоответствия знака по международной регистрации пункту 6 статьи
1483 Кодекса ему был противопоставлен комбинированный товарный знак

« », который состоит из центрального словесного элемента «Seasons»,
выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и подведенного
полукруглой чертой снизу. В верхней части знака помещены изобразительные элементы
в виде стилизованных изображений солнца, листьев, снежинки. В нижней части знака
помещен словесный элемент «перекресток», выполненный стандартным шрифтом
буквами русского алфавита, буквы «е» выполнены оригинальном образом в виде
композиции из горизонтальных линий. Знак зарегистрирован в отношении, в том числе,
товаров 33 класса МКТУ.
Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией
были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке
заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие оригинала письма – согласия, в
котором правообладатель противопоставленного товарного знака (3) выразил согласие
на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum
supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов»).
С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том,
что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с
противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их
правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение,
необходимо отметить следующее.
Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении
вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия
правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что
вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и
противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае,
если:
1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют
степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди
потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным
производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным
знаком.

Так, заявленное обозначение « » и противопоставленный знак

« » не тождественны, при этом, противопоставленный знак не является
коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его

широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в
заблуждение является маловероятным.
Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя
противопоставленного товарного знака (3), возможность предоставления которого
предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии
введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и
предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1625928 в отношении товаров 33 класса МКТУ «rum
supplied from the Caribbeans» («ром, поставляемый с Карибских островов»).
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, отменить решение
Роспатента от 29.10.2022, предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1625928 в
отношении товаров 32 класса МКТУ «rum supplied from the Caribbeans» («ром,
поставляемый с Карибских островов») с исключением из самостоятельной
правовой охраны словесных элементов «rum», «Caribbean rum».