Товарный знак по заявке № 2022714212/33 – удовлетворено

Приложение к решению
Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения
и разрешения федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный
№ 59454), рассмотрела поступившее 18.09.2023 возражение, поданное
Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный капитал»,
Москва (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о
государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714212, при
этом установила следующее.
Заявка №2022714212 на регистрацию словесного обозначения

« » была подана на имя заявителя
07.03.2022 в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ,
указанных в заявке.
Решением Роспатента от 19.05.2023 заявленному обозначению было
отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованию пункта 6
статьи 1483 Кодекса.
Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков « », « »

« » по свидетельствам: № 740586 [1] конвенционный приоритет
от 15.06.2017, № 590754 [2] приоритет от 11.06.2015, № 434156 [3] приоритет

от 23.10.2009, знаками « », « » по
международным регистрациям № 1222761 [4] приоритет от 09.12.2013,
№1199687 [5] конвенционный приоритет от 18.06.2013,
зарегистрированными на имя Тесла, Инк., (Tesla, Inc.) Соединённые Штаты
Америки, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков « », « »,

« » по свидетельствам: № 873575 [6] приоритет от 03.02.2022,
№634244 [7] приоритет от 17.11.2016, № 634243 [8] приоритет от 17.11.2016,
зарегистрированной на имя Интернет групп д.о.о. Сербия, в отношении
однородных товаров 09 классов МКТУ;

- серией знаков «TESLA», « », по международным
регистрациям № 505963 [9] приоритет от 29.05.1986, № 505961 [10]
приоритет от 29.05.1986, № 504571 [11] конвенционный приоритет от
17.12.1985, № 504569 [12] конвенционный приоритет от 17.12.1985, на имя
TESLA Holding a.s., Чехия, в отношении однородных товаров 09 класса
МКТУ.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2023
поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к
следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от компании Тесла, Инк.,
(Tesla, Inc.) правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на
регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного в отношении
услуг 36 класса МКТУ с уточнениями по перечню;
- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с противопоставленными знаками [6-12], а также что
испрашиваемые товары 09 класса МКТУ однородны противопоставленным
товарам 09 класса МКТУ.
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать
заявленное обозначение по заявке №2022714212 в отношении товаров 09
класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ.
Заявителем 27.09.2023 было направлено заявление с указанием
скорректированных перечней товаров и услуг 09, 36 класса, в отношении
которых испрашивается правовая охрана.
На заседаниях коллегии, состоявшихся 31.10.2023, 02.02.2024
заявителем представлены следующие материалы: копия мирового
соглашения (1), оригинал письма-согласия (2), ходатайство об исключении
товаров 09 класса МКТУ (3), Определение Суда по Интеллектуальным
правам от 16.10.2023 по делу №СИП-212/2022 (4).
Заявитель 19.03.2024 дополнил возражение дополнительными
пояснениями, которые сводятся к следующему:
- получение письма-согласия как по указанной выше заявке
№2022714212, так и по варианту знака заявителя (заявка №2022714211
"TESLAPAY") было осуществлено в контексте мирного урегулирования
спора, связанного с подачей в Суд по интеллектуальным правам искового
заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №№
1222761, 1199687, 1360636, 434156, 590754 ввиду их неиспользования (дело
№ СИП-212/2022);
- мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других
лиц и не противоречит закону. Таким образом, предоставление заявителю

письма-согласия явилось результатом концептуального анализа
правообладателем знаков «TESLA» ни только аспекта, связанного с
реальным использованием им знаков при реализации бизнес-проектов, но и с
оценкой введения в гражданский оборот и использования на территории
Российской Федерации, в том числе, обозначения по заявке №2022714212
«TESLACARD».
Заявителем 15.05.2024 было представлено обращение (5) компании Тесла
Инк. к руководителю Роспатента Зубову Ю. С., в котором была
подтверждена воля компании Тесла Инк. на выдачу письма-согласия на
регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ,
перечень которых содержит уточнения, исключающие распространение
исключительных прав на обозначение «TESLACARD» в сегменте рынка,
связанного с системами накопления энергии или транспортными средствами,
использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной)
установки, что также по мнению компании Тесла Инк. свидетельствует об
отсутствии конкуренции между правообладателями на рынке услуг 36 класса
МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего
возражение, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (07.03.2022) заявки №2022714212 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,
утвержденные приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№ 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками
других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных
товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из
товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с
согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может
явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может
быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса,
пункт 46 Правил).
Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается
тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно
совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство
обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом
требований пунктов 42-44 настоящих Правил.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании
признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.
Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта,
учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности этих товаров одному
изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их
потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из
которого они изготовлены и т.д.
В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя
составляется в письменной произвольной форме и представляется в
подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны
сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « » выполнено
стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, с
учетом ходатайства, поступившего 31.10.2023, испрашивается в отношении
услуг 36 класса МКТУ.
В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были
противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям
[1-12] со словесными элементами «TESLA»: товарные знаки

« », « », « » по свидетельствам: №

740586 [1], № 590754 [2], № 434156 [3], знаки « »,

« » по международным регистрациям № 1222761 [4], №1199687 [5],

товарные знаки « », « », « » по
свидетельствам: № 873575 [6], №634244 [7], № 634243 [8], знаки «TESLA»,

« » по международным регистрациям № 505963 [9], № 505961 [10],
№ 504571 [11], № 504569 [12].

Заявителем 31.10.2023 было представлено ходатайство об исключении
из заявленного перечня всех товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем
противопоставленные товарные знаки [6-12] правовая охрана которых
действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, сняты в качестве
противопоставлений.
При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства,
которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от
19.05.2023.
К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (2)
правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на регистрацию

товарного знака « » по заявке №2022714212 на имя
заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно «агентства
кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; выпуск дорожных
чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование;
исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов;
консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые;
краудфандинг; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен
денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское
дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных
сборов; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое
имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о
поставках; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
перевод денежных средств в системе электронных расчетов с
использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный;
поручительство; посредничество биржевое; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных
средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление
финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев;

услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги
платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги
резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных
фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение
взаимофондов; финансирование; хранениев сейфах; хранение ценностей;
ничего из вышеперечисленного не предназначено для использования в связи с
системами накопления энергии или транспортными средствами,
использующими только электродвигатель в качестве силовой
(двигательной) установки».
Обозначение по заявке №2022714212 и противопоставленные товарные
знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки
не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их
широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение
потребителя в заблуждение является маловероятным.

Также коллегий было принято во внимание мировое соглашение от
10.10.2023 между Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный
капитал» и компанией Тесла Инк., (Tesla Inc.) и обращение (5) компании Тесла
Инк., в котором была подтверждена воля компании Тесла Инк. на выдачу письма-
согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса
МКТУ, перечень которых содержит уточнения, исключающие распространение
исключительных прав на обозначение «TESLACARD» в сегменте рынка,
связанного с системами накопления энергии или транспортными средствами,
использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной)
установки, что также по мнению компании Тесла Инк. свидетельствует об
отсутствии конкуренции между правообладателями на рынке услуг 36 класса
МКТУ.
Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя
противопоставленных знаков [1-5] возможность предоставления которого
предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при
отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное

противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в
отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (2).
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, отменить
решение Роспатента от 19.05.2023, зарегистрировать товарный знак по
заявке №2022714212.