Товарный знак по заявке № 2022700144/33 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения
и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020
№644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.10.2023
возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №872748, поданное Обществом с ограниченной ответственностью
«ДНС Ритейл», Приморский край (далее – лицо, подавшее возражение), при этом
установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке
№2022700144 с приоритетом от 10.01.2022 зарегистрирован 01.06.2022 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) за №872748 в отношении товаров 29, 30, 35 классов
Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Акционерного
общества «Компания Сангар», 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нижнепортовая, 3, оф. 704 (далее – правообладатель), информация о чем была
опубликована 01.06.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №11 за 2022 год.
Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по
свидетельству №872748 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи
1483 Кодекса.
Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- причиной подачи настоящего возражения послужило искового заявление от
правообладателя оспариваемого товарного знака №872748 в адрес ООО «ДНС Ритейл»
о нарушении исключительного права на товарный знак, однако, регистрация
названного товарного знака была осуществлена незаконно в нарушение более раннего
права входящего в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) наравне с
компанией ООО «ДНС Ритейл» Публичного акционерного общества «М.видео» на

товарный знак « » по свидетельству №617512 с приоритетом от
08.02.2016;
- приведенные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ООО
«ДНС Ритейл» в подаче настоящего возражения;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №872748 является сходным до
степени смешения с товарным знаком по свидетельству №617512 в силу смыслового
тождества словесных элементов «БЕЛАЯ ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY»,
являющиеся эквивалентами друг друга в русском и английском языках;
- товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ, приведенные в перечнях товарных
знаков по свидетельствам №872748, №617512, являются однородными;
- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по
свидетельствам №872748, №617512, а также однородность товаров и услуг,
обуславливают вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения,
при этом ПАО «М.видео» как правообладатель товарного знака по свидетельству
№617512 своего письма-согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака по
свидетельству №617512 не выдавало;
- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748 не
использует данное обозначение в своей деятельности, в то время как АКИТ, куда
входит и ПАО «М.видео» и ООО «ДНС Ритейл», использует обозначения «БЕЛАЯ
ПЯТНИЦА» и «WHITE FRIDAY» с 2016 года для проведения акций-распродаж,
позволяющих покупателям сэкономить 50-80% на покупках.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748
недействительным полностью.
Доводы возражения иллюстрируются следующими документами (копиями):
(1) Исковое заявление о взыскании компенсации к ООО «ДНС Ритейл» от АО
«Компания Сангар»;
(2) Сведения о товарном знаке по свидетельству №872478;
(3) Копия сертификата АКИТ и протоколов №03-22 от 24.05.2022, №03-19 от
11.04.2019г.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №872748 был
надлежащим образом извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв
по его мотивам, при этом основные доводы отзыва сводятся к отсутствию
заинтересованности ООО «ДНС Ритейл» в подаче настоящего возражения, поскольку,
как отмечается в отзыве, данное лицо не является ни правообладателем
противопоставленного товарного знака по свидетельству №617512, ни его
исключительным лицензиатом. В обоснование своей позиции правообладатель
ссылается на судебную практику по ряду дел, а именно, на постановления Суда по
интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019, от 28.03.2022 по делу
№СИП-824/2021, от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.03.2019 по делу
№СИП-158/2018, от 27.05.2019 по делу №СИП-398/2018, от 31.05.2021 по делу
№СИП-125/2020, от 10.11.2022 по делу №СИП-818/2022.
Изучив доводы правообладателя, лицо, подавшее возражение, повторно указало,
что входит в объединение АКИТ, где помимо него состоит и ООО «М.видео», которое,
являясь правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству
№617512 предоставило ООО «ДНС Ритейл» письмо-согласие на регистрацию

товарного знака « », поданного на регистрацию по заявке
№2023816382, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака по
свидетельству №872748 таким письмом-согласием не располагает. Соответствующее
письмо-согласие в копии представлено 19.12.2023 в корреспонденции по настоящему
делу. Также лицо, подавшее возражение, указало, что приведенные примеры судебных

актов принимались с учетом иных обстоятельств, поэтому сформулированные в них
выводы не имеют значения для настоящего спора.
Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №872748,
ознакомившись с позицией правообладателя, еще раз указало на необходимость
наличия заинтересованности лица при подаче возражения, при этом во внимание
следует принимать не любой интерес в признании недействительным предоставления
правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а лишь тот, на защиту которого
направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации этого
средства индивидуализации, ссылка на которое приводится в соответствующем
возражении. Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Суда по
интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по
делу №СИП-1/2019, от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.
Правообладатель отмечает, что наличие у лица, подавшего возражение,
поданной заявки №2023816382 на регистрацию товарного знака

« » не может рассматриваться в качестве заинтересованности в
оспаривании правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872748, поскольку
названное обозначение имеет более поздний приоритет, вследствие чего не может быть
противопоставлено в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.
Также правообладатель указывает, что ООО «ДНС Ритейл», исходя из сведений
Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), не осуществляет деятельность по
производству продукции, отнесенной к 29, 30 классам МКТУ, а связано с торговлей
телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными
телефонами в специализированных магазинах, в силу чего это лицо не имеет реального
намерения в регистрации упомянутого товарного знака по заявке №2023816382,
заявленного, в том числе, и для индивидуализации товаров 29, 30 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии
по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла
доводы возражения неубедительными.
С учетом даты приоритета (01.06.2022) оспариваемого товарного знака по
свидетельству №872748 правовая база для оценки его охраноспособности включает

в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572),
вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с
международным договором Российской Федерации, в отношении однородных
товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с
другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением
(товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и
звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их
расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в
составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в
другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного
из элементов обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным
положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления
правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому
таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического
интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному
знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует
устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям
оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по
которым подается возражение.
Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по
интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу
№СИП-824/2021.
При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по
конкретному основанию учитывается не любой интерес лица в аннулировании
товарного знака, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для
отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении.
Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях президиума Суда
по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по
делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.
Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству №872748 подано ООО «ДНС Ритейл» со ссылкой на подпункт
2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, вследствие чего заинтересованность этого лица
подлежит оценке применительно к указанному основанию.
Предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в
отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или
сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными
знаками, установлено в пользу правообладателей противопоставленных средств
индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем пятым
пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация спорного товарного знака
допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие
на предоставление ему правовой охраны.

Наличие у лица, подавшего возражение, против предоставления правовой
охраны товарному знаку, исключительного права на свой товарный знак является
необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого
лица согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 и подпунктов 1
и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по
интеллектуальным правам от 18.03.2019 по делу №СИП-158/2018, от 27..05.2019 по
делу №СИП-398/2018, от 31.05.2021 по делу №СИП-125/2020, от 28.03.2022 по делу
№СИП-824/2021, от 10.11.2022 по делу №СИП-182/2022, от 20.04.2023 по делу
№СИП-818/2022.
Кроме того, правом на обращение в Роспатент с возражением против
предоставления правовой охраны товарному знаку по предусмотренному подпунктом
2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основанию обладает исключительный лицензиат
правообладателя противопоставленного товарного знака (статья 1254 Кодекса).
В настоящем же деле возражение по нарушению исключительного права на

товарный знак « » по свидетельству №617512 с приоритетом от
08.02.2016 подает ООО «ДНС Ритейл», при этом указанное данное лицо не является ни
правообладателем названного товарного знака (исключительное же право на товарный
знак по свидетельству №617512 принадлежит ООО «М.видео»), ни обладает
исключительной лицензией на его использование. Иного материалами дела не
доказано.
Таким образом, ООО «ДНС Ритейл», не являющееся правообладателем
противопоставленного товарного знака по свидетельству №617512 или его
исключительным лицензиатом, не может рассматриваться в качестве
заинтересованного лица по нарушению исключительного права на товарный знак по
свидетельству №617512.
С учетом вышеизложенных обстоятельств ни аргумент ООО «ДПС Ритейл» о
том, что оно входит в ассоциацию АКИТ наравне с ООО «М.видео» и вправе

использовать спорное обозначение для проведения акций распродаж «Белая пятница»,
ни информация о поданной заявке №2023816382 на регистрацию тождественного
товарного знака « » с более поздним приоритетом от 27.11.2023, не
имеют значения для вывода о наличии заинтересованности ООО «ДНС Ритейл» в
рамках поданного возражения.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства,
представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие,
Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.
При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является
самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.
Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает
оснований для удовлетворения настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2023, оставить в
силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №872748.