Товарный знак по заявке № 2022779645/33 – отказано

Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и
Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила
ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2024, поданное от имени
Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТИТАН» (далее – лицо, подавшее
возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №942817, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2022779645 с
приоритетом от 08.11.2022 зарегистрирован 22.05.2023 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр)
за №942817 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "БВМ", 214025,
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, 4, оф. р 20 (далее -
правообладатель).
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 27.02.2024 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку
ввиду того, что, по мнению лиц, его подавших, указанная регистрация была
произведена в нарушение требований пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к
следующему.
Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован как изобразительный,
однако 04.07.2023 Федеральной службой по интеллектуальной собственности
произведено исправление ошибки и вид указанного товарного знака изменен с
изобразительного на комбинированный. Исправления размещены в Бюллетене № 13
от 04.07.2023.

Ввиду внесенных изменений в характер обозначения, лицо, подавшее
возражение, посчитало, что в силу изменений правовая охрана товарного знака
распространяется также на буквенные элементы и позволяет правообладателю
оспариваемого знака обращаться в суд за защитой исключительных прав.

Лицо, подавшее возражение, вместе с тем указывает, что в случае
комбинированного характера оспариваемого знака, предоставление ему правовой
охраны не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как
буквенные элементы «BVM» представляют собой сочетание согласных букв,
которые не имеют словесного характера и в этой связи не обладают различительной
способностью.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного
знака № 942817 подтверждается наличием в настоящее время судебного процесса по
делу №А40-302437/2023, в котором истцом выступает ООО «БВМ»
(правообладатель спорного комбинированного товарного знака №942817), а
ответчиком – обратившееся лицо ООО «ФОРТИТАН».

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и
признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№942817 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем
возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель ссылается на то, что в материалах первоначальной заявки
№2022779645 при регистрации оспариваемого знака содержалось следующее
описание: «Заявленное обозначение является комбинированным обозначением.
Словесный элемент "BVM" изображен на латинице, кирилличная транслитерация
"БВМ". Буквы "BVM" изображены особым шрифтом особенность которого
заключается в пятнистом разноцветном градиенте заполняющим буквы.

По мнению правообладателя регулирование заявленного обозначения
подпадает под норму права подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса о
комбинации неохраняемых элементов, совместно обладающих различительной
способностью.

Правообладатель ссылается на регистрационную практику Роспатента в

отношении подобных обозначений « » по свидетельству № 784287 от

18.11.2020 г., « » по свидетельству №602455 от 20.01.2017 г., « »

по свидетельству №887089 от 12.08.2022 г., « » по свидетельству

№589665 от 05.10.2016 г., « » по свидетельству №880902 от 11.07.2022 г.,

« » по свидетельству № 970661 от 02.10.2023 г., « » по

свидетельству № 999593 от 06.02.2024 г., « » по

свидетельству № 818520 от 05.07.2021 г., « » по свидетельству №

1005771 от 06.03.2024 г., « » по свидетельству № 981950 от
20.11.2023 г.

Кроме того правообладатель ссылается на приобретение обозначением по
товарному знаку №942817 различительной способности за счет длительного и
интенсивного использования. В подтверждение данного довода заявителем
приводятся договоры поставки товаров, подтверждение участия в выставках,
сведения о доходах, географии поставок.

Правообладатель также указывает на то, что в период с 09 января 2020 года по
05.11.2020 гг. Волков В. И., ныне являющийся генеральным
директором подателя возражения - Общества с ограниченной ответственностью
«БВМ ГРУПП», ОГРН 1207700456644, ИНН 9721111602, Адрес: 109428, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Коновалова, д. 18, помещение III,
шмн, 2, офис 66, переименованного в ООО «Фортитан» 7 февраля 2024 г. являлся
сотрудником ООО «БВМ» в должности коммерческого директора. Прекратив
трудовой договор с правообладателем ООО «БВМ» 05.11.2020г., стал учредителем
компании ООО «БВМ Групп», зарегистрированной 27.11.2020г. (через 22 дня).

Правообладатель в дополнениях к отзыву выразил обеспокоенность тем, что
оспариваемый товарный знак используется как правообладателем, так и лицом,
подавшим возражение, согласно поисковой выдаче в Яндексе и на маркетплейсе
озон. В совокупности данные сведения приведены в пользу довода правообладателя
о наличии в действиях лица, подавшего возражение, признаков недобросовестной
конкуренции и злоупотребления правом

На основании изложенного правообладатель просит отказать в
удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024, оставить в силе правовую
охрану товарного знака по свидетельству №942817.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, правообладателем
представлены следующие материалы:

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака № 2022779645;

2. Бюллетень с исправлением очевидных и технических ошибок в записях
Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;

3. Зарегистрированные буквенные сочетания;

4. Договоры и счета между ООО «БВМ» и ЧПУП «Типография АРС» за
2023-2024 гг.;

5. Доп. соглашения по маркировке и упаковке с компаниями из Китая;

6. Снимки экрана, подтверждающие переговоры ООО «БВМ» и ЧПУП
«Типография АРС» по маркировке товара и упаковки, печатной продукции;

7. Снимки экрана, подтверждающие переговоры с компаниями из Китая по
маркировке товара и упаковке;

8. Товарная накладная №889.6 от 18.08.2022 между ООО «БВМ» и ИП
Вахранев К.И.;

9. Договоры поставки товара между ООО «БВМ» и покупателями;

10. УПД на поставку товара за 2020-2022 гг.;

11. Контракты между ООО «БВМ» и заводами-изготовителями из Китая за
2022-2024;

12. Декларации на товары ввезенные ООО «БВМ» из Китая за период 2021-
2024 гг.;

13. Снимок экрана с данными о владельце домена bvm-privod.ru; Договор
между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение» от 20 января 2022 г.; Счета на оплату от
ООО «Ускорение» за 2022-2024 гг.; УПД между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение»
за 2022-2023 г.;

14. Отчёт выполненных работ по сайту bvm-privod.ru;

15. Выписка по задачам для сайта от ООО «Ускорение» за 2022-2024 гг.;
Договоры между ООО «БВМ» и ООО «ЕВРОЭКСПО»; Дипломы ООО «БВМ» за
участие в выставке ЕХРО2023 и ЕХРО2024;

16. Договор с провайдером от 01.03.2020 г.;

17. Документы, подтверждающие расходы на рекламу за периоды - 08.2022-
12.2023 гг.;

18. Снимок экрана аккаунта Истца в Instagram;

19. Оборотно-сальдовые ведомости с объемом реализации в шт. за 2021-
2023 гг.;

20. Приложение к акту с географией поставок между ООО «БВМ» и
клиентами за период 20.04.2021-01.04.2024 гг.;

21. Фото электроприводов на стенде испытаний;

22. Трудовой договор между ООО «БВМ» и Волковым В.И.;

23. Выписка ООО «Фортитан» (ранее-ООО «БВМ Грцпп»);

24. Снимки экрана с результатами поиска по запросу «BVM» в поисковой
системе «Яндекс»;

25. Договоры, счета, товарные накладные на услуги изготовления печатной
продукции между ООО «БВМ» и ЧПУП «Типография АРС» от 10.01.23г по
13.02.24г;

26. Отчет о количестве заказанных и израсходованных наклеек за период
17.02.2023-31.03.2024 гг.;

27. Договоры поставки товара между ООО «БВМ» и покупателями за
период 2019-2023 г.;

28. УПД на поставку товара за 2019-2023 гг.;

29. Контракты между ООО «БВМ» и заводами-изготовителями из Китая за
2020-2024 г.;

30. Выписка по задачам для продвижения сайта от ООО «Ускорение» от
20.01.22г по 01.04.24 г.;

31. Счета на оплату по продвижению сайта от Ускорения за с 20.08.21 по
20.02.24;

32. Акты сверок между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение» за период 2020-
2024 г.;

33. Фотоотчёт и дипломы ООО «БВМ» за участие в выставке ЕХРО2023 и
ЕХРО2024;

34. Отчет об объеме реализаций в шт. за 2019-2023 г;

35. Акты выполненных работ за оказание услуг по грузоперевозке между
ООО «БВМ» и ТК ДПД за период 2020-2023 г.;

36. Фото выставочной витрины на выставке ЕХРО2023 и ЕХРО2024, фото
электроприводов в цеху на стенде испытаний.

Изучив доводы отзыва, обратившееся с возражением лицо представило
дополнительные пояснения.

В дополнительных пояснениях лицо, подавшее возражение, сообщает о том,
что оспариваемый товарный знак не образует оригинальную комбинацию
неохраняемых элементов.

Также лицо, подавшее возражение, полагает, что представленных
правообладателем документов недостаточно для вывода о приобретении
различительной способности. Договоры с иностранными компаниями показывают
лишь сотрудничество ООО «БВМ» с данными компаниями и никак не показывает
поставку покупателям на территории РФ маркированного товарным знаком
№942817 товара. Также в дополнениях отмечается, что договоры на изготовление
полиграфической продукции не свидетельствуют о дальнейшем распространении
такой продукции. Заключение договоров поставки с двумя покупателями не
доказывает наличие различительной способности товарного знака №942817 у
среднего потребителя. Участие в выставках ООО «БВМ» в 2023 и 2024 гг. не
относится к исследуемому периоду.

Оборотно-сальдовые ведомости за период 2021-2023 гг., которые
свидетельствуют о росте операций ООО «БВМ», также частично не входят в
исследуемый период (до 08.11.2022).

Приведенная ООО «БВМ» география поставок недостаточна для наличия
различительной способности товарного знака № 942817. География поставок до
08.11.2022 подтверждена Правообладателем только по следующим городам: Санкт-
Петербург - 1 покупатель Ростов-на-Дону - 2 покупателя, Казань - 1 покупатель,
Владимир - 1 покупатель, Набережные Челны - 1 покупатель, Чебоксары - 1
покупатель, Нижний Новгород - 1 покупатель.

В отношении представленных ООО «БВМ» фото стендов обратившееся лицо
отмечает, что на них отсутствуют изображения товарного знака № 942817 в том
виде, котором он был подан на регистрацию.

В заключение обратившееся лицо делает вывод о том, что правообладателем
не доказано приобретение различительной способности оспариваемым товарным
знаком.

К дополнениям обратившегося лица приложен акт осмотра сайта bvm-
privod.ru.

Правообладатель, ознакомленный с материалами дополнений лица, подавшего
возражения, представил дополнения к отзыву, в котором привел следующие
доводы.

Правообладателем представлено письмо от типографии, в котором
подтверждается, что на изготавливаемые материалы – наклейки, наносилось
обозначение оспариваемого товарного знака.

Вопреки доводам лица, подавшего возражение, правообладатель указывает,
что представленные ранее договоры с китайскими компаниями являются
относимыми доказательствами, так как получены письма от этих компаний, где они
подтверждают, что производство наклеек с оспариваемым товарным знаком
производилось для правообладателя. Кроме того, ООО «БВМ» прилагает
декларации на товары, которые были ввезены на территорию России из Китая за
период 2021-2024 гг. Также правообладателем представлены договоры с иными
контрагентами, позволяющими определить большую географию продаж по всем
регионам России.

Правообладателем дополнительно приложены следующие документы:

37. Информационное письмо от ЧПУП «Типографии «АРС» о производстве
наклеек с товарным знаком «BVM»;

38. Информационные письма от китайских заводов о производстве наклеек
с товарным знаком «BVM»;

39. Декларации на товары, ввезенные ООО «БВМ» из Китая за период
2021-2024 гг.;

40. Справки об объемах продукции, поставленной на баланс ООО «БВМ» в
штуках за период с 2021 г. по 31.05.2024 г.;

41. Справки об объемах реализованной продукции ООО «БВМ» в штуках за
период с 2021 г. по 31.05.2024 г.;

42. Справки об остатках товара ООО «БВМ» в штуках за период с 2021 г. по
31.05.2024г.;

43. Информационные письма от заводов из Китая об объемах производства
продукции для ООО «БВМ»;

44. Информационные письма от покупателей продукции ООО «БВМ»;

45. Информационные письма от клиентов о том, что на изготовленной
продукции была этикетка с логотипом «BVM»;

46. Статистика посещений сайта ООО «БВМ» (bvm-privod.ru) за период с
01.11.2021 г. по апрель 2024 г.;

47. Информационное письмо АО «ДПД РУС» про оказание услуг по
грузоперевозке продукции ООО «БВМ» за период 2020-2023 гг.;

48. Справка об общем количестве покупателей за период работы ООО
«БВМ»;

49. Транспортные накладные между транспортной компанией и ООО
«БВМ» за период 2022-2023 гг.;

50. Акты сверок взаимных расчетов с клиентом между транспортной
компанией АО «ДПД РУС» и ООО «БВМ» за период 2020-2023 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в деле, коллегия
установила следующее.

С учетом даты (08.11.2022) приоритета товарного знака по свидетельству
№942817 правовая база для оценки его охраноспособности включает
вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015
(далее - Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи
1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи
1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной
способностью.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные
буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя
товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из
которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №942817 представляет собой

обозначение « » состоящее из изображения трех лучей, расходящихся в
разные стороны, а также из буквенного элемента «BVM», выполненного в
оригинальной графической манере. Изображение выполнено в белом, желтом, сером
цветовых сочетаниях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении
товаров 09 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным
лицом.

Подача обратившемся лицом заявки №2023805067, дата приоритета 30.10.2023

на государственную регистрацию товарного знака “ ” сама по себе
не свидетельствует о наличии заинтересованности. Вместе с тем, лицо, подавшее
возражение, ссылается на наличие судебного спора с правообладателем
противопоставленного знака, который, в связи с наличием у него исключительных
прав на буквенные элементы оспариваемого товарного знака, запрещает
обратившемуся лицу, использовать идентичное буквосочетание (дело №А40-
302437/2023, в котором истцом выступает ООО «БВМ», а ответчиком – ООО
«ФОРТИТАН»).

Указанное позволяет признать ООО “Фортитан” заинтересованным в подаче
рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству №942817.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по
свидетельству №942817 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Оспариваемый товарный знак , зарегистрированный как комбинированный по
своему характеру, в соответствии с исправлением очевидных технических ошибок,
зафиксированных 04.07.2023 представляет собой выполненные оригинальным

шрифтом буквы « » и изобразительные элементы.
Буквы «BVM» являются согласными и поэтому действительно не имеют
словесного характера, так как согласные буквы не образуют слова. Кроме того,
буквенное сочетание «BVM» отсутствует в словарях аббревиатур, что также
свидетельствует о его несловесном характере в отсутствии семантики.

Вместе с тем правовая охрана букв связана в регистрационной практике
Роспатента не только с тем, имеют ли они словесный характер или нет, но и с тем,
каким образом такие буквы выполнены. В случае, если буквы выполнены
стандартным шрифтом без какой либо графики, композиционного решения, то
правовая охрана не может быть предоставлена, что подтверждается решениями
административного органа, оставленными в силе в порядке контроля судебной
инстанции (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по
делу №СИП-498/2023, а также в рамках дел №СИП-603/2018, №СИП-959/2014 и
№СИП-391/2013 суд установил, что обозначения, состоящие из трех согласных букв
(DNS, CKH, LFT), представляют собой сочетание букв, не имеют словесного
характера и соответственно не обладают различительной способностью).
В тех случаях, когда согласные буквы выполнены в оригинальной графике,
имеют композиционное, стилистическое оформление, позволяющего воспринимать
буквы не только в качестве букв, но и в качестве яркого запоминающегося
целостного образа – то правовая охрана может быть предоставлена. В
подтверждение указанной практики приведены примеры регистраций
правообладателем оспариваемого товарного знака, где согласные буквы являются
частью оригинальной композиции, поэтому правовая охрана предоставляется
такому обозначению в целом. Следует отметить, что предоставление правовой
охраны оригинально оформленным буквенным элементам подтверждается
регистрационной практикой, на которую, в частности ссылается правообладатель:

« » по свидетельству № 784287 от 18.11.2020 г., « »

по свидетельству №602455 от 20.01.2017 г., « » по свидетельству №887089

от 12.08.2022 г., « » по свидетельству №589665 от 05.10.2016 г.,

« » по свидетельству №880902 от 11.07.2022 г., « » по

свидетельству № 970661 от 02.10.2023 г., « » по свидетельству №

999593 от 06.02.2024 г., « » по свидетельству № 818520 от

05.07.2021 г., « » по свидетельству № 1005771 от 06.03.2024 г.,

« » по свидетельству № 981950 от 20.11.2023 г.

На основании изложенного коллегия делает вывод о том, что правовая охрана
товарному знаку по свидетельству №942817 была предоставлена правомерно и
соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение

« » включает в себя оригинальным образом выполненные буквы в
объемном, цветном исполнении, а также рисунок, что позволяет воспринимать
оспариваемый знак не в качестве композиции неохраняемых элементов,
обладающей различительной способностью, а в качестве композиции из
охраноспособных элементов в виде изображения лучей и изображения объемных
букв.
Что касается довода о том, что такое обозначение необходимо было признать
изобразительным, то коллегия отмечает, что буквенный элемент в оспариваемом
товарном знаке читается, несмотря на оригинальность исполнения, поэтому
справедливо, что характер знака является комбинированным, как композиция из
изображения и букв, где буквы также обладают яркой, запоминающейся графикой.
Кроме того, коллегия в настоящем деле в целом рассматривает соответствие
оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как
основание, относящееся к компетенции коллегии, поскольку оспаривание в

административном порядке действий Роспатента по внесению изменений в характер
обозначения зарегистрированного товарного знака к компетенции Роспатента не
относится.
Что касается представленных дополнительных документов со стороны
правообладателя в доказательство приобретенной различительной способности, то
коллегия отмечает, что поскольку ранее в заключении сделан вывод о наличии у
оспариваемого товарного знака изначальной различительной способности,
доказательства приобретенной различительной способности не требуются для
признания обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483
Кодекса.
Вместе с тем, коллегией приняты к сведению представленные материалы,
свидетельствующие о поставках электроприводов, маркированных буквенным
обозначением «BVM» покупателям в различные регионы Российской Федерации, а
также справочные документы от контрагентов правообладателя, подтверждающие
факт использования им до даты приоритета оспариваемого знака буквосочетания
«BVM» при маркировке электроприводов.
В отношении доводов правообладателя о наличии в действиях лица,
подавшего возражение, признаков злоупотребления правом и недобросовестной
конкуренции, коллегия сообщает, что установление указанных обстоятельств не
относится к компетенции Роспатента.
Что касается поступившего 17.09.2024 обращения от имени лица, подавшего
возражение, связанного с просьбой не утверждать решение коллегии об отказе в
удовлетворении возражения, то приведенные в нем доводы дублируют доводы
возражения, оценка которым дана выше в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №942817.