Товарный знак по заявке № 2022791458 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и
Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 22.03.2024 возражение, поданное Индивидуальным
предпринимателем КАМБУЧИ С/А, Бразилия (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке
№2022791458, при этом установила следующее.

Обозначение « » по заявке №2022791458, поступившей в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
15.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг
(далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.
Роспатентом 26.11.2023 принято решение о государственной регистрации
товарного знака для товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения
явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для
товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи
1483 Кодекса.
Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное
обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком « » по свидетельству №313520 с приоритетом от
04.02.2005, зарегистрированным на имя Драгунова Ю. В., Москва, в
отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- обозначением « » по заявке №2022767752, поданным 22.09.2022 на
регистрацию товарного знака Драгуновым Ю. В., Москва, в
отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ (в настоящее время
зарегистрирован товарный знак по свидетельству №994620).
В возражении, поступившем 22.03.2024, заявитель выразил несогласие с
решением Роспатента от 26.11.2023.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- противопоставленные товарные знаки используются их правообладателем
только в отношении услуг по демонстрации и продаже товаров третьих лиц, что
свидетельствует о неиспользовании противопоставленных товарных знаков в
отношении товаров 25 класса МКТУ;
- таким образом, деятельность заявителя по производству и продаже товаров
25 класса МКТУ не является однородной деятельности правообладателя
противопоставленных товарных знаков по предоставлению услуг 35 класса МКТУ;
- несмотря на фонетическое сходство, обозначения имеют существенные
различия по визуальному признаку;

- заявитель КАМБУЧИ С/А является всемирно-известным производителем
товаров 25 и 28 классов МКТУ, о чем свидетельствует информация, размещенная в
сети Интернет;
- компания заявителя была основана в 1970 году и с тех пор приобрела
всемирную известность как производитель спортивных товаров, в том числе одежды
и обуви;
- в настоящее время товарный знак «Penalty» зарегистрирован в более чем 47
странах;
- заявленное обозначение наносится заявителем на товары, которые носят
всемирно-известные футболисты (Кадзуёси Миура (Кадзу), Жулиано Беллетти,
Марселиньо Кариока; Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти); Рейналдо Да Круз
Оливейра).
На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение
Роспатента от 26.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве
товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 25, 28 классов
МКТУ.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи (15.12.2022) заявки №2022791458 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№ 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются
с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые
входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по
звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым
(семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;
число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе
обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер
совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое;
ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Обозначение по заявке №2022791458 представляет собой комбинированное

обозначение « », включающее словесный элемент «PENALTY»,
выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словом
размещен изобразительный элемент в виде изогнутого треугольника, разделенного
на две части белой полосой.
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении
товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.
Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного
знака по заявке №2022791458 для товаров 28 класса МКТУ. В отношении товаров
25 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации
товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483
Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены

товарный знак « » по свидетельству №313520 и товарный знак « » по
свидетельству №994620, исключительное право на которые принадлежит иному
лицу. Товарные знаки противопоставлены экспертизой в отношении однородных
товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.
Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные
товарные знаки, включающие равносторонние треугольники красного и зеленого
цветов, выполненные под наклоном. На фоне треугольников размещено
схематическое изображение фигуры человека, пинающего мяч. Под треугольником
размещены словесные элементы «ПЕНАЛЬТИ.РФ» и «ПЕНАЛЬТИ», выполненные
стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с красным и
зеленым контуром, соответственно.
Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков показал следующее.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется
исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для
указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но
идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности
товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного
обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких
элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и
обозначения.
При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную
практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и
услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления П. В. Суда
РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (далее - Постановление П. В. Суда РФ),

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не
реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными
потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно,
если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может
восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака
или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом
или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
В заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках
основным индивидуализирующим элементом являются доминирующее визуально
слова «PENALTY» и «ПЕНАЛЬТИ», которые в первую очередь акцентируют на
себе внимание потребителя и способствуют запоминанию обозначения.
Необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №994620
элемент «РФ» не способен осуществлять индивидуализирующую функцию,
поскольку является неохраняемым элементом.
Словесный элемент «PENALTY» заявленного обозначения может быть
переведен с английского на русский язык как «наказание, взыскание, штраф,
пенальти», см. Англо-русский словарь Мюллера,
https://translate.academic.ru/penalty/en/ru/?ysclid=mehkk7qil0683714271.
Словесный элемент «ПЕНАЛЬТИ» противопоставленных товарных знаков
используется в футболе в значении: «одиннадцатиметровый штрафной удар по
воротам», см. Толковый словарь Ожегова,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/153062?ysclid=mehkv5ufsc121262979.
Наличие тождественного словесного элемента «PENALTY»/«ПЕНАЛЬТИ»
обеспечивает такие признаки фонетического сходства, как: наличие совпадающих
звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение совпадающих звуков и
звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их
одинаковое расположение.
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки
по свидетельствам №313520 и №994620 имеют идентичное/сходное звучание и

способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации, поскольку в них заложены
одни и те же понятия и идеи.
Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами
различных алфавитов (латинского и русского, соответственно) различными видами
шрифтов. Кроме того, сравниваемые обозначения включают различные
изобразительные элементы. Однако графический критерий в данном случае является
второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства (фонетический и
семантический).
В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что,
сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с
другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.
По вопросу однородности товаров 25 класса МКТУ, представленных в
перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков,
установлено следующее.
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 25
класса МКТУ: «чулки, абсорбирующие пот; кепки [головные уборы]; изделия
трикотажные; части обуви носочные; подмышники; куртки [одежда]; боксеры
[шорты]; белье нижнее; носки; подвязки для носков; стельки; одежда; одежда
спортивная; шорты; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; белье
нижнее, абсорбирующее пот; одежда готовая; одежда для велосипедистов; одежда
верхняя; перчатки [одежда]; шарфы; трикотаж [одежда]; бутсы; жилеты; обувь
гимнастическая; манто; одежда непромокаемая; гетры [теплые носочно-чулочные
изделия]; джерси [одежда]; изделия спортивные трикотажные; перчатки без
пальцев; костюмы пляжные; обувь пляжная; одежда форменная; шапочки
купальные; плавки; костюмы купальные; халаты купальные; обувь спортивная;
шипы для бутс; ботинки спортивные; повязки для головы [одежда]; ботинки
лыжные; одежда для гимнастов; футболки; перчатки для лыжников; майки
спортивные; носки, абсорбирующие пот; форма для карате; форма для дзюдо;
купальники гимнастические; одежда, содержащая вещества для похудения; уборы

головные; футболки компрессионные [рашгарды]; перчатки велосипедные; одежда
спортивная с цифровыми датчиками».
Товарный знак по свидетельству №313520 зарегистрирован в отношении
товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы».
Товарный знак по свидетельству №994620 зарегистрирован в отношении
товаров 25 класса МКТУ: «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье
нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье];
боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи;
брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги
фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек;
вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими
концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия];
голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные
трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны
[одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные
уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными
уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки;
купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные;
манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные
для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки;
митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног
неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские;
насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие
пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда;
одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из

искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая;
одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда
форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки;
пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные;
перчатки водительские; перчатки для лыжников; перчатки теплые для устройств с
сенсорным экраном; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные;
платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки;
подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды];
подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на
шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные;
пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда];
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок
двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь];
сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для
обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли;
туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма
для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды];
халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки,
абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские
[белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».
В сопоставляемых перечнях представлены товары 25 класса МКТУ,
совпадающие по роду/ввиду (одежда, обувь, головные уборы), которые, имеют
одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и реализуются в одних и
тех же отделах магазинов. В связи с изложенным сравниваемые товары 25 класса
МКТУ признаны однородными.
Кроме того, в перечне товарного знака по свидетельству №994620
представлены услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая и розничная одежды,
обуви, головных уборов; услуги по оптовой и розничной торговле одеждой, обувью,

головными уборами», которые являются однородными испрашиваемым товарам 25
класса МКТУ, поскольку связаны с реализацией/продвижением однородных товаров
на рынке.
Также необходимо отметить, что на предмет однородности исследуется не
фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных
знаков, а товары, представленные в перечнях сопоставляемых средств
индивидуализации.
В настоящее время правовая охрана противопоставленных товарных знаков
является действующей для вышеперечисленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.
Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных
знаков по свидетельствам №313520 и №994620 с учетом однородности
товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях,
свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в
отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для
вышеперечисленных товаров 25 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2023.