Товарный знак по заявке № 2017733928/33 – отказано

Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и
Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила
ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2024, поданное
Индивидуальным предпринимателем Нурмиевой Д. В., Республика
Татарстан, город Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693193, при
этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2017733928 с
приоритетом от 18.08.2017 зарегистрирован 22.01.2019 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр)
за №693193 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская
макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», 428015, Чувашская республика, г.
Чебоксары, ул. Урукова, д.17 (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса
Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в
перечне свидетельства.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 19.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается
правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду
того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена
в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему.
По заявке №2017733928 08.06.20218 Федеральной службой по
интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в регистрации
товарного знака «Nero Нэро» в отношении 30 класса МКТУ- кондитерские и
макаронные изделия на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное
обозначение характеризует товары, указывая на их свойства (черный цвет).
После отказа в регистрации товарного знака ООО «ЧМКФ «Вавилон» подали
в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение от
19.07.2018.
В ответ на возражение, коллегия Палаты по патентным спорам вынесла
удовлетворительное заключение и отменила решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 08.06.2018 (получено свидетельство №693193).
Доводы коллегии по патентным спорам ошибочны, так как на момент
регистрации товарного знака №693193 «Nero Нэро» уже был зарегистрирован
товарный знак «ALСE NERO» по международной регистрации №984510 от 23
ноября 2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Таким образом, у потребителя возникает риск смешения и невозможность
различить продукцию ранее зарегистрированного товарного знака по
международной регистрации №984510 и товарного знака по свидетельству
№693193.
Правообладатель товарного знака №693193 «Nero Нэро», ООО «Чебоксарская
макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», обратились в суд с иском к ИП

Нурмиевой Д. В., а также к ряду других лиц с целью прекратить
незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком №693193 «Nero Нэро» и №742450 «Nero двойное удовольствие!».
На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит
признать решение ППС по заявке №2017733928 от 08.06.2018 в отношении
товарного знака «NERO» или «НЭРО» недействительным, признать
недействительным охрану товарного знака №693193 «Nero Нэро» в течение всего
срока действия исключительного права на товарный знак на основании подпункта 1
пункта 2 статьи 1512 Кодекса.
К возражению приложены следующие материалы:
1. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-
13462/23,
2. Определение о принятии Арбитражным судом Республики Татарстан дела
№А65-6032/2024 к производству.
В корреспонденции от 21.06.2024 правообладателем был представлен отзыв по
мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.
При указании лицом, подавшим возражение, довода о возможном сходстве до
степени смешения товарного знака №693193 «NERO НЭРО» с другими товарными
знаками на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса пропущены сроки обращения за
признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
№693193 «NERO НЭРО».
Вместе с тем, указанный комбинированный товарный знак «ALСE NERO» по
международной регистрации №883975 и товарный знак правообладателя №693193
не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными.
В части прошения лица, подавшего возражение, о признании
недействительным охраны товарного знака №693193 «NERO НЭРО» на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, правообладатель считает, что
возможность применения указанной нормы не подкреплена доводами лица,
подавшего возражение, и нормативно-правовым обоснованием, а также не доказана
причинно-следственная связь указанной нормы с доводами возражения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не является правообладателем
указанных в возражении товарных знаков.
ООО «ЧМКФ «Вавилон» вправе реализовать свое право на защиту своих прав
на товарный знак, связи с чем были поданы иски к лицу, подавшему возражение.
В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в
удовлетворении возражения, признать действительным предоставление правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №693193, оставить в силе решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 по заявке
№2017733928.
К отзыву на возражение приложены следующие материалы:
3. Копия решения от 30.11.2018 года по заявке №2017733928,
4. Распечатка страниц Интернет-сайта http://fips.ru в отношении товарного
знака №693193,
5. Копия претензии № 65 от 28.07.2022,
6. Копия искового заявления от 27.04.2023.
В корреспонденции от 27.06.2024 лицом, подавшим возражение, были
представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя со следующими
доводами.
Правообладатель утверждает, что обозначение №693193 «NERO НЭРО»
является фантазийным, в итальянском языке является многозначным. Однако стоит
учитывать, что важную роль для конечного потребителя, который не обладает
глубокими лингвистическими познаниями играет доминирующий перевод слова на
родном, или активно используемом языке, в данном случае - «черный».
Наличие признака, характеризующего продукт, можно классифицировать как
нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Слово «Nero» имеет определенный доминирующий перевод как «черный», что
говорит о наличии частично фонетического и смыслового сходства двух
обозначений для конечного потребителя.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса лицо, подавшее
возражение, действительно, пропустил срок подачи ходатайства об оспаривании и

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
который составляет пять лет со дня публикации сведений о государственной
регистрации товарного знака в официальном бюллетене, однако лицо, подавшее
возражение, лишь заявляет о факте нарушения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В корреспонденции от 10.07.2024 правообладателем было представлено
дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему.
Лицом, подавшим возражение, не указываются иные значения и переводы
слова «пего» как в итальянском языке, так и в других языках мира (пасмурный,
печальный, хмурый, смуглый, мрачный и т.д.), либо наоборот отсутствие значения
или перевода указанного слова в других языках мира.
Возможно, на территории Италии некоторыми итальянцами слово «NERO
НЭРО» в связи с одним из его переводов и воспринимается как «черный цвет», но
для российских граждан это слово не ассоциируется с указанным словосочетанием,
а имеет фантазийный характер, что подтверждается многочисленными
регистрациями на различные группы товаров.
Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности уже
рассматривали указанный вопрос и было вынесено положительное заключение об
отсутствии нарушений пункта 1 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного
знака №693193 «NERO НЭРО», что подтверждается решением Федеральной службы
по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 года по заявке №2017733928.
Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции
правообладателем, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном отзыве на
возражение.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия
установила следующее.
С учетом даты (18.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака
правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием
для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015
(далее – Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные
буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя
товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из
которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.
Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами

1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы
заинтересованным лицом.
Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем,
что правообладатель товарного знака №693193 «Nero Нэро», ООО «Чебоксарская
макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», обратились в суд с иском лицу,
подавшему возражение, - ИП Нурмиевой Д. В. с целью прекратить
незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком №693193 «Nero Нэро» и №742450 «Nero двойное удовольствие!».
В материалы дела были представлены документы, подтверждающие наличие
спора между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого
товарного знака (Приложение 1, 2, 5, 6).
Лицо, подавшее возражение, полагая, что словесный элемент «NERO НЭРО»
не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ в
соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, подал данное возражение,
основываясь на доводах экспертизы от 08.06.2018 по заявке №2017733928.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии
заинтересованности Индивидуального предпринимателя Нурмиевой Д. В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны
товарному знаку по свидетельству №396193.
Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по
свидетельству №396193 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса
в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Кроме того, в тексте возражения лицом, подавшим возражение, заявляется о
факте нарушения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, упоминается товарный
знак «ALCE NERO» по международной регистрации №984510, который, по мнению
лица, подавшего возражения, является сходным с оспариваемым товарным знаком в
отношении товаров 30 класса МКТУ.
Также, лицо, подавшее возражение, указывает, что пропустило срок подачи
ходатайства об оспаривании и признании недействительным предоставления
правовой охраны товарному знаку, который составляет пять лет со дня публикации

сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном
бюллетене.
Действительно, пятилетний срок оспаривания предоставления правовой
охраны по товарному знаку №693183, установленный законодательством, истек 22
января 2024 года.
При этом также следует отметить, что лицом, заинтересованным в подаче
возражения, против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному
знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483
Кодекса, является (являлся бы до истечения пятилетнего срока оспаривания)
правообладатель противопоставленного товарного знака по международной
регистрации №984510.
Таким образом, основания применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках
поданного возражения отсутствуют.

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №693193
представляет собой словесное обозначение, выполненные стандартным шрифтом
буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку
предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.
В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его
требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия
отмечает следующее.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение
«NERO НЭРО», где словесный элемент «НЭРО», по сути, является транслитерацией
в кириллице слова «NERO», являющегося лексической единицей итальянского
языка. Использование словесного обозначения «NERО НЭРО» является не столь
очевидной описательной характеристикой по отношению к оспариваемым товарам
30 класса МКТУ в силу нижеизложенного.
Согласно сведениям из общедоступных словарных источников информации
«nero», действительно, в переводе с итальянского языка переводится в наиболее

популярном значении как «черный, темный», также приводятся иные значения
«пасмурный, хмурый, грязный», https://translate.academic.ru/nero/it/ru/.
Коллегия отмечает, что слово «черный», действительно, может носить
описательный характер по отношению к определенному виду товара как, например,
«икра, чай, кофе и т.д.», указывая на свойства продукта.
Однако в оспариваемом товарном знаке элемент «nero» «нэро» в
семантическом значении - «черный» (как самостоятельный элемент) без привязки к
какому-либо существительному не воспринимается как некая описательная
характеристика чего-либо.
Таким образом, оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе
указания на свойства товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, макаронные
изделия», и, соответственно, не характеризует их. Восприятие оспариваемого
товарного знака в данном исполнении «NERО НЭРО» вполне может порождать
дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, связанные с черным
цветом кондитерских или макаронных изделий, что, таким образом, напротив
свидетельствует о различительной способности товарного знака, а именно:
присущей товарному знаку функции отличия и узнаваемости в гражданском
обороте.
Кроме того, в материалы дела не представлены документы, которые бы
указывали на использование на территории России различными производителями
отдельных слов «NERО» / «НЭРО» в отношении определенных товаров в качестве
указания на их свойства, в частности, цвет.
Следовательно, обозначение «NERО НЭРО» не является характеристикой,
необходимой всем хозяйствующим субъектам, для использования рассматриваемого
обозначения при описании характеристик этой продукции в гражданском обороте,
что свидетельствует о фантазийном характере обозначения.
Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о
несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству
№693193 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также приняла во внимание вынесенное положительное решение
Роспатента от 30.11.2018 года по заявке №2017733928 об отсутствии нарушений
пункта 1 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного знака №693193 «NERO
НЭРО».
Таким образом, вывод, сделанный коллегией по настоящему возражению, не
опровергает выводы, сделанные ранее 30.11.2018 Федеральной службой по
интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражения по
заявке №2017733928 «NERO НЭРО».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2024,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693193.