Товарный знак по заявке № 2023773575/33 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами
рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 02.07.2024 возражение, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Солтис», г. Чита (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение
Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке
№2023773575, при этом установила следующее.
Обозначение « » по заявке №2023773575 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака 11.08.2023 на имя заявителя в отношении
услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее -
МКТУ), указанных в перечне регистрации.
Роспатентом 09.04.2024 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его
несоответствия требованиям пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся
неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся
к тому, что словесный элемент «Trade marks Club» («trade marks» (мн. ч. от «trade
mark») в переводе с английского – «товарный знак», т.е. обозначение, способное
соответственно отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц

от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц; «club» в
переводе с английского - «клуб», т.е. общественная организация, объединяющая
людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий1), является
неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части
заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, так как указывает на их назначение.
Поскольку заявленное обозначение «Trade marks Club» состоит только из
неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве знака
обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части
заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.
В отношении другой части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на
основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно вводить потребителя
в заблуждение относительно назначения услуг.
В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, указав на фантазийный характер заявленного обозначения для всех
заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, означающего в переводе с английского
языка «Клуб товарных знаков». Заявленное обозначение не является описательным
для каких-либо заявленных услуг, вследствие чего не способно вызывать
реалистические, и в то же время не соответствующие действительности
представлений о назначении другой части. Имеется практика регистрации
административного органа товарных знаков, включающих слова, связанные с
объектами интеллектуальной собственности и зарегистрированных, в частности, для

услуг 35, 42 классов МКТУ: « » по свидетельству №695424,

« » по свидетельству №946337, « » по свидетельству

№782953, « » по свидетельству №412447, « » по

1
https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/trade%20mark; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/293998;
https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/club; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277838).

свидетельству №444763, « » по свидетельству №464259,

« » по международной регистрации №771260.
Заявитель отмечает, что в отношении товарного знака по свидетельству
№946337 решением Роспатента от 31.08.2022 словесный элемент «ONLINE
PATENT» признан неохраняемым в отношении услуги 35 класса МКТУ «онлайн-
сервис для управления патентами и товарными знаками», услуги 42 класса МКТУ
«исследования научно-технические в области патентного картирования» и услуг
45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации по вопросам
интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам
патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности
для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации
программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности;
лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление
интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое
лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке
юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические,
связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление
юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги
юридические, в том числе юридические услуги в области патентования,
регистрации и защиты интеллектуальной собственности». Законность и
обоснованность данного решения было подтверждено постановлением Суда по
интеллектуальным правам от 06.09.2023 в рамках дела №СИП-1079/2022. Выводы
административного и судебного органа обуславливают необходимость применения
принципа правовой определенности при рассмотрении настоящего возражения.
Также заявитель обращает внимание на практику административного органа
на регистрацию товарных знаков, в которых словесные элементы «club», «клуб»
находятся в охране и не признаны вводящими в заблуждение в отношении товаров и

услуг 25, 41, 35, 36, 37, 41, 42, 45 классов МКТУ: « » по свидетельству

№831791, « » по свидетельству №914804, « » по свидетельству
№990961.
В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023773575 в качестве
товарного знака в отношении всех заявленных услуг.
На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2024, в соответствии с пунктом 45
Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований
пункта 1 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака, а именно, был сделан вывод о
неохраноспособности заявленного обозначения как полностью состоящего и
неохраняемых элементов, где «club» - общепринятое наименование предприятия;
«trade marks» - общепринятое обозначение исключительных прав.
Заявитель, в установленном порядке был ознакомлен с вышеназванными
дополнительными основаниями и в дополнении к возражению, поступившему
07.11.2024, наставал на фантазийном характере заявленного обозначения в целом,
вызывающем, по его мнению, представление об образе некого клуба, в который
входят исключительно товарные знаки. Также заявитель представил
дополнительные сведения о зарегистрированных товарных знаках со словами

«club», «клуб», не исключенными из правовой охраны, а именно: « » по

свидетельству №811122, « » по свидетельству №996430, « » по

свидетельству №982508, « » по свидетельству №857378, « »
по свидетельству №989485.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает изложенные в
возражении и дополнении к нему доводы неубедительными.
С учетом даты (11.08.2023) поступления заявки №2023773575 правовая база для
оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,
регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно
или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1
настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной
способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, относятся:
простые геометрические фигуры, линии, числа;
отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или
не воспринимаемые как слово;
общепринятые наименования;
реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на
регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,
весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное
обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление
для обозначения товаров определенного вида.
Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его
элементы:
общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или
области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для
которых испрашивается регистрация товарного знака;
условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами,
характерными для конкретных областей науки и техники.
Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства
приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной
подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены
содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о

длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах
реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на
рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности
потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая
результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати
информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные
сведения.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения
различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается
вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих
документах.
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения
различительной способности, учитываются при принятии решения о
государственной регистрации товарного знака в том случае, если они
подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось
потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров
определенного изготовителя.
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим
различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся
изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал,
сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся

также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.
Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности,
обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном
качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не
соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из
элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
Обозначение « » по заявке №2023773575 с
приоритетом от 11.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении широкого перечня услуг 35, 42 классов МКТУ и включает в свой состав
словесные элементы «TRADE», «MARKS», «CLUB», выполненные стандартным
шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разного регистра, где выделяются
по величине начальные буквы «Т» и «С».
Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные
элементы являются лексическими единицами английского языка.
Так, словесные элементы «TRADE2» (в переводе с английского языка
«торговля») и «MARKS3» (множественное число от слова «mark», в переводе с

2
Англо-русский словарь, https://translate.academic.ru/trade/en/ru/?ysclid=m4o5ojewmk203907053.
3
Англо-русский словарь, https://translate.academic.ru/mark/en/ru/.

английского языка означающее «метка, знак») образуют в английском языке
устойчивое словосочетание «trade mark4» со значением «товарный знак», т.е. средство
индивидуализации товаров и услуг.
В свою очередь слово «CLUB» имеет множество значений в английском языке:
клуб, кружок; дубинка, клюшка; трефовая масть и т.д. (см. https://translate.yandex.ru,
https://www.lingvolive.com, https://context.reverso.net, https://translate.academic.ru).
Однако наиболее очевидным для потребителя, исходя из частого употребления и
созвучности с лексической единицей русского языка, является перевод слова «club» на
русский язык как «клуб».
В свою очередь слово «клуб» имеет несколько значений, в частности, согласно
Современному толковому словарю русского языка Ефремовой Т.Ф., 2000
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/175191) «клуб» означает:
1. масса чего-либо движущегося, летящего (дыма, пара, пыли т.п.), имеющая
шарообразную форму; большой клубок – шар из смотанных, свитых ниток, шерсти и
т.п.;
2. общественная организация, объединяющая людей на основе сходства
интересов, общности занятий – политических, научных, художественных, спортивных
и т.п., или для совместного отдыха, развлечений;
3. заведение для отдыха и развлечений с находящимися там барами,
ресторанами, казино, здание, помещение, где располагается такое заведение;
4. круг представителей какого-то привилегированного сословия, регулярно
собирающихся для совместного времяпрепровождения;
5. международная организация, связанная с финансовыми проблемами мирового
сообщества;
6. политическая организация во Франции в эпоху революции конца XVIII века.
Полисемичность слова «клуб» не исключает его восприятие в сознании
потребителя, прежде всего, как «общественной организации, объединяющей людей на
основе общности, близости интересов, сходства занятий».

4
Англо-русский словарь, https://translate.academic.ru/trade%20mark/en/ru/.

Следует указать, что, исходя из материалов возражения, именно эта семантика и
закладывается заявителем в заявленное обозначение, представляющее собой название
клуба, объединяющего товарные знаки. Учитывая изложенную информацию, слово
«club» в отношении всех испрашиваемых услуг указывает на видовое наименование
предприятия и не обладает различительной способностью.
В свою очередь входящие в состав знака элемент «TRADE MARKS» не обладает
различительной способностью, поскольку представляют собой указание на
общепринятое обозначение исключительного права, которое в принципе не может
выступать в качестве средства индивидуализации какого либо товара и услуги.
Словесные элементы «TRADE MARKS» и «CLUB» не образуют между собой
какого-либо устойчивого словосочетания, воспринимаются как два самостоятельных
по смыслу обозначения, т.е. как «товарные знаки» и «клуб» в значении «организация».
В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение
полностью состоит из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть
предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
При этом следует отметить, что сочетание слова «клуб» с иными элементами
применительно к обозначению какого-либо объединения лиц на основе общности
интересов, занятий и достижений, за счет которых происходит подобный альянс,
является весьма распространенным, примером чему могут служить, в частности,

регистрации таких товарных знаков « » по свидетельству №632691,

« » по свидетельству №642777, « » по свидетельству №640370,

« » по свидетельству №608892, а также упомянутый заявителем товарный

знак « » по свидетельству №914804, где, попреки его доводам, спорный
элемент «club» исключается из охраны.
Также самим заявителем представлены сведения об отнесении словесных
элементов, отнесенных к объектам интеллектуальных прав, к категории неохраняемых.

Так, товарный знак « » по международной регистрации №771260 получил
правовую охрану на территории Российской Федерации с дискламацией словесного
элемента «Patent & Trade Mark» (публикация от 27.05.2004 в бюллетене Gazette of
international marks №2004/9).
Следует упомянуть, что довод заявителя относительно отсутствия в гражданском
обороте такого сочетания словесных элементов как в заявленном обозначении
«TRADE MARKS» и «CLUB» при оказании услуг иными лицами сам по себе не
свидетельствует о наличии различительной способности спорного обозначения.
При этом в отношении заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ каких-либо
пояснений о наличии приобретенной различительной способности заявленного
обозначения не приводится в принципе.
В этой связи необходимо отметить, что предоставление правовой охраны
обозначению, включающему видовое наименование предприятия «клуб» и
общепринятого обозначения исключительного права для заявленных услуг на имя
одного лица способно ущемить права третьих лиц. Так, возникновение права на
товарный знак, включающий сочетание спорных неохраняемых словесных
элементов, исключительно у заявителя наделяет его возможность запрета иным
лицам применять подобные обозначения для указания общепринятого видового
наименования предприятия (клуба) и зарегистрированного товарного знака в
аналогичных сферах деятельности, относящихся к заявленным услугам 35, 42
классов МКТУ.
Что касается примеров регистраций, приведенных заявителем, то они не могут
быть учтены в данном деле в качестве основания для применения принципа
правовой определенности, поскольку касаются товарных знаков, в которых спорные
слова употребляются в совокупности с другими словесными элементами, что меняет
заложенный в них смысл. В отсутствие единообразия выводов при экспертизе
товарных знаков, включающих словесные элементы «club», «клуб» не
представляется возможным говорить о том, что административным органом был
нарушен названный принцип. Кроме того, правомерность предоставления этим

товарным знакам правовой охраны не может быть предметом рассмотрения
настоящего дела.
В отношении приведенных в заключении по результатам экспертизы тезисов об
описательном характере заявленного обозначения для части заявленных услуг и его
способности вызывать не соответствующие действительности представления о
назначении другой части заявленных услуг в рамках требований пунктов 1 (3) и пункта
3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо признать, что они не находят подтверждения, в
связи с чем снимаются.
Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том,
что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит
требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в целом. В этой связи оснований для
удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, изменить
решение Роспатента от 09.04.2024 и отказать в регистрации товарного знака по
заявке №2023773575.