Товарный знак по заявке № 2021736324/33 – отказано

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами
рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС),
рассмотрела поступившее 25.11.2024 возражение против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №879620, поданное Обществом с
ограниченной ответственностью «Нист», Москва (далее – лицо, подавшее
возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2021736324 с
приоритетом от 10.06.2021 зарегистрирован 05.07.2022 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) за №879620 на имя Общества с ограниченной ответственностью
«Эсперто», 123100, Москва, Муниципальный округ Пресненский вн. тер. г.,
Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 1, этаж/ком. 2/4 (далее – правообладатель) в отношении
товаров и услуг 09, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее
– МКТУ), указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована
05.07.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания,
географические указания и наименования мест происхождения товаров» №13 за 2022
год.

В поступившем возражении от 25.11.2024 выражено мнение о том, что
регистрация №879620 товарного знака произведена в нарушение требований,
установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою заинтересованность в
оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№879620, указывает на то, что является ответчиком в арбитражном суде по делу
№А11-1428/2024, рассмотрение которого инициировано ООО «Эсперто».
Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый
товарный знак порождает в сознании потребителей представление об известной
итальянской компании DEKA V.E.L.A S.R.L., Via Baldanzese, 17 I-50041 Calenzano
(FI) (IT), сведения о которой присутствуют в сети Интернет на сайте
https://dekalaser.com/.
С 1991 года компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. занимается производством
лазерных систем, предназначенных для эстетических и лечебных процедур, является
разработчиком лечебной косметики, ведет обширные образовательные программы,
занимается научными исследованиями, разрабатывает руководства и протоколы
лечения, имеет обширные связи с другими странами, помогает внедрению методик
лечения и организации профессиональных сетей.
Кроме того, компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. является правообладателем
товарного знака по международной регистрации №1483791 с приоритетом 27.11.2018
в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, в перечень которых включены
лазеры для медицинских целей, медицинское оборудование и инструменты;
профессиональные консультации в области медицинских технологий, медицинской
хирургии и ортопедии; аренду ультразвукового медицинского диагностического
аппарата; медицинские услуги.
Перечень товаров правообладателя оспариваемого товарного знака по
свидетельству №879620 включает такие товары 09 класса МКТУ как аппараты
дистилляционные для научных целей; аппараты дыхательные, за исключением
аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты

магнитно‐резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты
рентгеновские для промышленных целей; биореакторы для культивирования клеток
для научных исследований; биореакторы для лабораторного использования; лазеры,
за исключением используемых в медицинских целях, функционирование которых
основано на химических и физических законах, а также технологии и аппаратурной
оснастки, которые применяются для создания конструирования устройств в области
медицинской техники.
Поэтому в отношении многих товаров 9 и 10 классов МКТУ, являющихся
корреспондирующими, у потребителя может создаваться представление о
происхождении этих товаров из одного и того же предприятия или из экономически
связанных предприятий.
Относительно услуг 35 класса МКТУ, включающих такие позиции как службы
административные по медицинским направлениям, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], исследования
конъюнктурные, исследования маркетинговые и многие другие услуги, связанные с
администрированием и рекламой, становятся для больших компаний неотъемлемой
частью их деятельности.
По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по
свидетельству №879620 вводит потребителя в заблуждение относительно
изготовителя товаров и услуг, имитируя обозначение, которое использует
итальянская компания.
Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879620
недействительным в полном объеме.
В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены
следующие документы (в копиях):
(1) исковое заявление о взыскании денежных средств за нарушение
исключительных прав на товарный знак по свидетельству №879620 и
международной регистрации №1483791 и дополнение к нему;

(2) определение Арбитражного суда Владимирской области от 11.06.2024 по
делу №А11-1428/2024.
Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620,
извещенный надлежащим образом о поступившем возражении, представил свой
отзыв по его мотивам.
Как отмечается в отзыве, правообладатель не является случайным лицом,
зарегистрировавшим на свое имя оспариваемый товарный знак, а выступает
эксклюзивным дистрибьютером продукции компании DEKA M.E.L.A. S.R.L. на
территории Российской Федерации, информация о чем, в частности, содержится на
сайте партнера правообладателя с доменным именем esperto.pro.
Итальянская компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. не ведет деятельность на
территории Российской Федерации самостоятельно, а все поставки продукции
осуществляются через авторизованных дистрибьютеров, сайт названной компании
не русифицирован, что свидетельствует о том, что в сознании рядового
российского потребителя не могла установиться прочная ассоциативная связь
оспариваемого товарного знака с итальянской компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L.
ввиду ее незнания российским потребителем.
Между компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L. и правообладателем был заключен
лицензионный договор от 24.01.2024 на использование товарного знака по
международной регистрации №1483791 в отношении товаров 10 класса МКТУ на
весь срок действия исключительного права на территории Российской Федерации,
официально зарегистрированный в Роспатенте.
Таким образом, правообладатель как эксклюзивный дистрибьютер
продукции компании DEKA M.E.L.A. S.R.L. на территории Российской Федерации,
в отличие от лица, подавшего возражение, легально использует товарный знак по
международной регистрации №1483791.
Помимо прочего, в отзыве отмечается, что лицо, подавшее возражение, не
поясняет, не подтверждает своей связи с компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L. и не
прикладывает документов, подтверждающих легальное введение им в гражданский
оборот продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком. В сети

Интернет фиксируется незначительное число поисковых запросов, связанных с
лицом, подавшим возражение, и обозначением «deka».
Доводы отзыва правообладателя сопровождают следующие документы (в
копиях):
(3) сведения с сайта с доменным именем esperto.pro;
(4) сведения с сайта с доменным именем dekalaser.com;
(5) лицензионный договор на использование товарного знака от 24.01.2024;
(6) сведения из реестра Роспатента.
Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего
возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала
доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (10.06.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по
свидетельству №879620 правовая база для оценки его охраноспособности включает
в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный
№38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса
предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и
признано недействительным полностью или частично в течение всего срока
действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему
предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего
Кодекса.
Согласно положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара
либо его изготовителя.
Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один
из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным
лицом.
Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо»,
поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие
фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой
охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность
следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным
основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем
мотивам, по которым подается возражение.
Исходя из определения Арбитражного суда Владимирской области от
11.06.2024 по делу №А11-1428/2024 (приложение 2), лицо, подавшее возражение,
является ответчиком в судебном разбирательстве, касающемся нарушения
исключительного права ООО «Эсперто» на товарные знаки по свидетельству
№879620 и международной регистрации №1483791, при введении в гражданский
оборот лазерного оборудования, используемого в медицинских целях.

Учитывая, столкновение в гражданском обороте прав на спорное обозначение
при осуществлении продаж техники медицинского назначения, усматривается
заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879620 в рамках требований
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного
знака по свидетельству №879620 вызывать не соответствующее действительности
представление относительно изготовителя товаров и услуг, указанных в его
перечне, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак « » свидетельству №879620 с
приоритетом от 10.06.2021 включает в свой состав выполненные буквами
латинского алфавита словесные элементы, где слово «DEKA» визуально
доминирует, выполнен в оригинальном графическом исполнении, а «Innate Ability»
- мелким шрифтом. Товарный знак по свидетельству №879620 зарегистрирован для
широкого перечня товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.
Обратившись к общедоступным словарно-справочным источникам
информации, коллегия не выявила присутствия словесного элемента «DEKA» в
лексике какого-либо языка. Данных о наличии какого-либо смыслового значения
этого слова в возражении также не приводится. В свою очередь словесные
элементы «Innate» и «Ability» являются лексическими единицами английского
языка, образуют словосочетание, имеющее перевод «Врожденная способность».
Все вышеприведенные словесные элементы применительно к товарам и
услугам 09, 35 классов МКТУ не способны вызывать представление ни о товаре, ни о
его происхождении, т.е. оспариваемый товарный знак по свидетельству №879620
воспринимается как фантазийное обозначение.
Вместе с тем, исходя из доводов возражения, оспариваемый товарный знак
по свидетельству №879620 ассоциируется с продукцией итальянской компании
DEKA V.E.L.A S.R.L., в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение
относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в
Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения
судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и
кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3
статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по
интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в
заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является
очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии
потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и
изготовителе.
Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на
товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения
потребителя в заблуждение относительно производителя товара.
С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в
заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на
предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1)
введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным
производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой
ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим
производителем.
С учетом вышеупомянутых правовых подходов, анализ материалов
возражения показал следующее.
Как следует из аргументов возражения, итальянская компания DEKA V.E.L.A
S.R.L. является производителем лазерных технологий, предназначенных для
эстетических и лечебных процедур, доказательством чего служит приведенная в
возражении ссылка на сайт https://dekalaser.com/.
Обращение к материалам сайта https://dekalaser.com/ показало, что на нем
приводятся данные о компании DEKA V.E.L.A S.R.L. и информация о различной
продукции медицинского назначения. Однако сам сайт не является

русифицированным и не содержит каких-либо сведений о поставках этой продукции
на территорию Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного
знака по свидетельству №879620. Вопреки доводам возражения, наличие у компании
DEKA V.E.L.A S.R.L. сайта само по себе не может являться доказательством
осведомленности российского потребителя о спорном обозначении и возникновении
ассоциативных связей между ним и этой итальянской компанией.
Кроме того, необходимо отметить, что упомянутое в возражении лазерное
оборудование медицинского назначения относится к 10 классу МКТУ, при этом
правовая охрана товарного знака по свидетельству №879620 на товары 10 класса
МКТУ не распространяется. Упомянутые в возражении товары 09 класса МКТУ
оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620, такие как «аппараты
дистилляционные для научных целей; аппараты дыхательные, за исключением
аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты
магнитно‐резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты
рентгеновские для промышленных целей; биореакторы для культивирования клеток
для научных исследований; биореакторы для лабораторного использования; лазеры,
за исключением используемых в медицинских целях», не относятся к сфере медицины,
характеризуются иным назначением и кругом потребителей, а, следовательно, не
имеют совместной встречаемости с приборами и инструментами 10 класса МКТУ, в
отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №879620.
Единственной услугой, которая связана с медицинской направленностью,
является приведенная в перечне 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по
свидетельству №879620 позиция «службы административные по медицинским
направлениям». Вместе с тем, доказательств восприятия оспариваемого товарного
знака по свидетельству №879620 в отношении этой услуги как связанной с компанией
DEKA V.E.L.A S.R.L. из материалов дела не усматривается.
Помимо указанных обстоятельств, следует принять во внимание доводы
правообладателя относительно наличия между ним и итальянской компанией DEKA

V.E.L.A S.R.L. правоотношений, связанных с использованием на территории
Российской Федерации спорного обозначения.
Так, компания DEKA V.E.L.A S.R.L. обладает исключительным правом на

товарный знак « » по международной регистрации №1483791 с
приоритетом от 05.04.2019, правовая охрана которого в отношении товаров и услуг
10, 44 классов МКТУ распространяется и на территорию Российской Федерации. При
этом между правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству
№879620 и компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. заключено лицензионное соглашение на
использование товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ,
зарегистрированное Роспатентом 12.04.2024 за №РД0463962 (приложения 5, 6). На
сайте правообладателя приводятся сведении о ведении им в гражданский оборот
медицинских лазеров для хирургии, производителем которых выступает компания
DEKA V.E.L.A S.R.L. (приложение 3). Тем самым, можно сделать вывод, что
правообладатель имеет хозяйственные связи с компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. и
законно вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации
соответствующее медицинское оборудование. Иного из материалов настоящего дела
не усматривается.
Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не находит
оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака по
свидетельству №879620 вызывать у потребителя не соответствующие
действительности представления и вводить его в заблуждение относительно
изготовителя товаров 09 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса
МКТУ, по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483
Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2024, оставить в
силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №879620.