Товарный знак по заявке № 2022753223 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261,
зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020
за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение, поступившее 18.04.2024, поданное ООО «ШМАК», Москва (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по
заявке № 2022753223, при этом установила следующее.
Обозначение «ШМАК» по заявке №2022753223 с приоритетом от 03.08.2022
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39, 43
классов МКТУ.
Роспатентом 19.12.2023 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2022753223 в отношении всех
заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по
результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может
быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6 и 7
статьи 1483 Кодекса.
Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не
соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с
серией товарных знаков (знаков обслуживания) «СМАК» зарегистрированных под
№ 643171 (с приоритетом от 14.10.2015), № 347226 (с приоритетом от 18.06.2007,
продлен до 18.06.2027), № 216073 (с приоритетом от 17.06.1998, продлен до

17.06.2028) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская
фирма "Самый СМАК", 123423, Москва, Карамышевская наб., 20, корп. 1, для
товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 43 классов МКТУ, признанных
однородными заявленным услугам 35, 39, 43 классов МКТУ (см. открытые реестры
http://www.wipo.int/madrid/monitor).
Вместе с тем заявленное обозначение сходно до степени смешения с
наименованием места происхождения товара «ШМАКОВКА» №71,
зарегистрированным в отношении товаров «минеральная вода», право пользования
которым предоставлено:
- Обществу с ограниченной ответственностью "Гидрогеологическая
режимно-эксплуатационная станция", 690002, Приморский край, г.Владивосток,
ул.Некрасовская, д.53, корп.А на основании свидетельства № 71/1 с датой
приоритета от 25.11.2002, продлен до 25.11.2022;
- Обществу с ограниченной ответственностью "СКИТ", 692057, Приморский
край, Лесозаводский р-н, с.Тихменево, ул.Заводская, 1 на основании свидетельства
№ 71/3 с датой приоритета от 19.07.2006, продлен до 19.07.2026;
- Обществу с ограниченной ответственностью "Источник", 692091,
Приморский край, Кировский р-н, пгт Кировский, ул. Пролетарская, д. 2 на
основании свидетельства № 71/4 с датой приоритета от 10.03.2011, продлен до
10.03.2031;
- Обществу с ограниченной ответственностью "Кировские минеральные
воды", 690002, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, 44-Ана основании
свидетельства № 71/5 с датой приоритета от 22.07.2015.
В возражении на решение Роспатента изложено следующее:
- противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «Смак»
ассоциируются с кулинарно-развлекательной программой, то есть данный вид
деятельности относится к услугам 41 класса МКТУ;
- графическое различие заявленного обозначения и противопоставленных
товарных знаков по свидетельствам №№643171, 347226, 216073 обусловлено
написанием словесных элементов в различном шрифтовом исполнении, при этом

написание слов «СМАК» в противопоставленных товарных знаках в оригинальном
стиле может привести к восприятию его как изобразительного обозначения;
- заявленное обозначение и противопоставленное ему наименование места
происхождения товаров за №71 «ШМАКОВКА» имеют визуальные отличия в
длине словесных элементов;
- фонетически сравниваемые обозначения «ШМАК» и «СМАК» имеют
сильную степень различия по критерию состава образующих их букв и звуков, так
как отличаются начальными буквами, различным звучанием, разным буквенным и
звуковым составом сравниваемых обозначений;
- звуковое отличие заявленного обозначения от наименования мест
происхождения товаров «ШМАКОВКА» заключается в разных слогах, разном
составе гласных и согласных букв, разном звуковом восприятии;
- заявленное слово «ШМАК» означает «1. морск. Двухмачтовое парусное
грузовое судно для прибрежного плавания, распространённое в XVIII — начале
XIX века в России, на немецких, нидерландских побережьях Северного и
Балтийского морей, 2. мужское имя», в то время как семантика слова «Смак» имеет
следующие значения: «1. Приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды, 2.
Перен. Особый интерес, смысл, особая острота чего-л., 3. Телевизионная
программа о кулинарии на Первом канале», в связи с чем смысловое наполнение
сопоставляемых обозначений является разным;
- слово «ШМАКОВКА» - это одна из многочисленных рек, протекающих по
территории России, в Кировском районе Приморского края России, Лысьвенский
городской округ, Пермского края России, Черняховского муниципального округа
Калининградской области России, поэтому семантика данного слова отличаются от
словесного элемента «ШМАК» заявленного обозначения и порождает в сознании
потребителей различные ассоциации;
- существуют иные зарегистрированные товарные знаки (например, СМАД,
СМИК, СПАК и т.д.), отличающиеся от слова «СМАК» буквально одной буквой и
признанные экспертизой не сходными до степени смешения;

- противопоставленное наименование места происхождения товаров
«ШМАКОВКА» под номером №71 зарегистрировано для товаров «минеральная
вода», правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении
услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, в этой связи сопоставляемые перечни товаров и
услуг являются неоднородными и не могут вызвать у потребителя представление о
принадлежности их одному производителю;
- заявитель особенно отмечает, что слово «Шмак» образовано от первых букв
фамилии известного шеф-повара ресторана SAWA (Novikov Group) Андрея
Шмакова, который является одним из учредителей юридического лица ООО
«ШМАК», обладатель звезды Michelin;
- таким образом, у потребителя никакой абсолютной ассоциации между
заявленным обозначением «ШМАК» и НМПТ «ШМАКОВКА» нет;
- заявитель заинтересован в основном в регистрации заявленного
обозначения «ШМАК» в отношении ресторанных услуг и сопутствующих услуг;
- ресторатор Андрей Шмаков на протяжении 10 лет вкладывал и вкладывает
финансовые и интеллектуальные средства в продвижение своего имени для
создания устойчивого известного популярного имени в ресторанной сфере
деятельности, вкладывая значительные финансовые средства и неся финансовые
расходы на рекламу, организовывая торгово-ярморочные и другие мероприятия,
создавая бренд ШМАК, который должен вызвать доверие у потребителя, связанное
с именем ресторатора Андрея Шмакова;
- для работников и деятелей в области ресторанного бизнеса, смысловая
нагрузка заявленного обозначения ассоциируется исключительно с известным
ресторатором и шеф-поваром ресторана SAWA (Novikov Group) Андреем
Шмаковым.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение
Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака
в отношении всех заявленных услуг.
К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление об удовлетворении просьбы заявителя о передаче права по
заявке на товарный знак (1);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения
требованиям законодательства (2);
- ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного
обозначения требованиям законодательства (3);
- приложение (выборка из СМИ) об известности ресторатора, обладателя
звезды Michelin Андрея Шмакова (4);
- решение об отказе в государственной регистрации от 19.12.2023 по заявке
№2022753223 (5);
- выписка из открытого реестра по товарным знакам «СМАК», НМПТ –
«ШМАКОВКА» (6);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО
«ШМАК» (7);
- толкование слова «ШМАК» (8);
- результат поиска Яндекс по слову СМАК, Смак ресторан (9);
- история телепрограммы СМАК (10);
- примеры товарных знаков из открытого реестра (11);
- финансовая аналитика по ООО Продюсерская фирма «САМЫЙ СМАК"
(12).
На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2024, коллегией были
выдвинуты новые основания, отсутствующие в решении Роспатента от 19.12.2023.
К данным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение не
соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

сходным до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству
№792065 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств предусмотрено
пунктом 45 Правил ППС.

Заявитель представил свои доводы относительно вновь выявленных
обстоятельств, где указывалось следующее:
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по
свидетельству №792065 имеют различное фонетическое, смысловое и визуальное
значение, следовательно, обладают всеми признаками различия и несходства на
основании различного звучания, смысла, понятия, идеи и визуального характера,
соответственно порождают в сознании потребителей различные ассоциации
относительно разных товарных знаков и их изготовителей;
- фонетически сопоставляемые обозначения являются различными по
звучанию, отличаются ввиду разного количества букв в словах и звуков, разного
количества слогов, ударение падает на разные слоги;
- семантика сопоставляемых обозначений различна и порождает в сознании
потребителей различные ассоциации, поскольку в отличие от семантики слова
«ШМАК», противопоставленный товарный знак не имеет значения и
воспринимается потребителем как фантазийное единое слово, которое может
ассоциативно быть связано с прибауткой или детским стишком;
- визуальное восприятие сравниваемых обозначений различно, поскольку
потребитель обращает внимание в противопоставленном товарном знаке, в первую
очередь, на изображение рака и первое слово «РАКИ», которое указывает на
взаимосвязь картинки со словом;
- противопоставленный товарный знак становится видовым названием
(наименованием) товара «раки», либо указывает на услуги предприятия, в котором
продается, предоставляется товар, например «Пиво и Раки», в качестве закусочной,
где разливают слабоалкогольные напитки, соответственно не может вызвать
прямой ассоциации у потребителя с обозначением ШМАК (особенно с его
смысловым пониманием как парусным кораблем), принадлежащим одному лицу
(производителю);
- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения «ШМАК»

по заявке №2022753223 в отношении ресторанных услуг и сопутствующих
заявленных услуг, в результате чего провел дополнительную экспертизу в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (РГАИС) по вопросу наличия или отсутствия
тождества/сходства до степени смешения обозначений «ШМАК», «ШМАКОВКА»,
«РАКИ-ШМАКИ», «СМАК»;
- полученные результаты показали, что обозначение «ШМАК» не является
тождественным либо сходным до степени смешения с НМПТ №71
«ШМАКОВКА», товарными знаками «РАКИ-ШМАКИ» (№792065) и «СМАК»
(№347226») в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.
На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и
вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака по заявке №2022753223.
К возражению приложены следующие материалы:
- заключение РГАИС (13);
- сведения из Википедии «Список шмаков Российского императорского
флота» (14);
- список стран по числу пользователей Интернета (15);
- результаты поиска по слову Шмак и раки-шмаки (16).
Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 07.08.2024 и по
результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от
30.09.2024 об удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2024, отмене
решения от 19.12.2023 и регистрации товарного знака по заявке №2022753223.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2025 по делу №СИП-
1474/2024 отменено решение Роспатента от 30.09.2024, принятое по результатам
рассмотрения возражения от 18.04.2024, на решение от 19.12.2023 в части отказа в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753223 в
отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, а также услуг 39 класса МКТУ «доставка
вин; доставка еды; доставка еды, готовой к употреблению; доставка еды из

ресторана; доставка пиццы», а также суд обязал Федеральную службу по
интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее
18.04.2024.
В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по
заявке №2022753223 предоставил от правообладателя противопоставленного
товарного знака по свидетельству №792065 согласие на регистрацию и
использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении
всех услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.
Вышеуказанное послужило основанием для повторного рассмотрения
возражения.
Заявителем дополнительно было сообщено, что правовая охрана товарных
знаков по свидетельствам №№643171, 347226, 216073 досрочно прекращена
частично, а также выражена просьба о регистрации заявленного обозначения по
заявке №2022753223 в отношении заявленного перечня услуг 35, 43 классов
МКТУ, а также услуг 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды,
готовой к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы».
Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал упомянутого
письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака
по свидетельству №792065 [1].
Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия
считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки №2022753223 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый
выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не

могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других
лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в
качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного
до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия
правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной
введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано
правообладателем.
Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не
применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с
коллективными знаками.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022753223 заявлено
словесное обозначение «ШМАК», выполненное заглавными буквами русского
алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению
испрашивается в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №792065 представляет

собой комбинированное обозначение « », в состав которого входит
стилизованное изображение спасательного круга красного цвета, на фоне которого
расположены словесные элементы «РАКИ-ШМАКИ», выполненные через дефис
заглавными буквами русского алфавита белым цветом. В середине спасательного
круга выполнено стилизованное изображение рака оранжевого цвета. Правовая
охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.
При повторном рассмотрении возражения коллегией были выявлены
обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента
от 19.12.2023.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на
стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя
противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065 на регистрацию
и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке
№2022753223 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.
Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений,
регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с
противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их
правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.
В этой связи необходимо отметить следующее.
Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при
рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует
учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и
противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в
случае, если:
1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют
степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди
потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным
производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным
знаком.
Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не
тождественны, различаются по семантическому и визуальному критериям сходства,
при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным
знаком.
Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя
противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065, возможность
предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи

1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет
снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение
по заявке №2022753223 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в
возражении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, услуг 39 класса МКТУ
«доставка вин; доставка еды; доставка еды, готовой к употреблению; доставка еды
из ресторана; доставка пиццы».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2024, отменить решение
Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2022753223.