Товарный знак по заявке № 2020710566/33 – отказано

Приложение
к решению Роспатента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020,
регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2021,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Несвижский завод
детского питания», Республика Беларусь, Минская обл., г. Несвиж (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного
знака по заявке № 2020710566, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « » по заявке
№ 2020710566, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 03.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.
Роспатентом 04.05.2021 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2020710566 в отношении всех заявленных
товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям
пункта 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный
элемент заявленного обозначения «IMMUNO» в переводе с английского языка на
русский означает «ИММУНО» – первая часть сложных слов в значении
«относящийся к иммунитету» (https://dic.academic.ru), является неохраняемым
элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией

товарных знаков « » (1) по свидетельству № 713691 с приоритетом

03.10.2018, « » (2) по свидетельству № 675286 с приоритетом от 23.10.2017,

« » (3) по свидетельству № 619405 с приоритетом 29.04.2016, « » (4)

по свидетельству № 619404 с приоритетом от 29.04.2016, « » (5) по

свидетельству № 596808 с приоритетом от 10.04.2015, « » (6) по свидетельству

№ 582150 с приоритетом от 10.04.2015, « » (7) по свидетельству № 543767 с

приоритетом от 24.12.2013, « » (8) по свидетельству № 552911 с приоритетом

от 24.12.2013, « » (9) по свидетельству № 555541 с приоритетом 29.11.2013,

« » (10) по свидетельству № 502229 с приоритетом от 01.08.2012,

« » (11) № 502228 с приоритетом 01.08.2012, « » (12) по

свидетельству № 474785 с приоритетом от 03.06.2011, « » (13) по

свидетельству № 410463 с приоритетом от 08.04.2009, « » (14) по

свидетельству № 383623 с приоритетом от 06.12.2007, « » (15) по

свидетельству № 321740 с приоритетом от 12.04.2005, « » (16) по

свидетельству № 301100 с приоритетом от 05.06.2003, « » (17) по
свидетельству № 272342 с приоритетом от 16.04.2003, « » (18) по

свидетельству № 273459 с приоритетом 31.07.2002, « » (19) по свидетельству
№ 474786 с приоритетом от 03.06.2011, зарегистрированных на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», 127591,
Москва, Дмитровское ш., 108, 6, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.09.2021, заявитель выражает несогласие с
решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение « » не является сходным до
степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-19);
- на имя заявителя ООО «Несвижский завод детского питания» (Республика
Беларусь) и аффилированного с ним лица – компании РИГАС ПИЕНА
КОМБИНАТС, АС («Rīgas piena kombināts», «Рижский молочный комбинат»)
зарегистрирована серия товарных знаков, а также выданы патенты на
промышленные образцы, указанные в возражении, в отношении обозначений,
представляющих собой рисунки этикеток, элементы, использующиеся на упаковках
товаров 29 класса МКТУ (продукты кисломолочные) и изображения самих
упаковок, которые отличаются общей визуальной проработкой, наличием
характерных изобразительных и словесных элементов, расположенных в
определенной общей конфигурации и выполненных в общей цветовой гамме;
- ООО «Несвижский завод детского питания» (Республика Беларусь) и
компания РИГАС ПИЕНА КОМБИНАТС, АС («Rīgas piena kombināts», «Рижский
молочный комбинат») совместно входят в группу компаний «Food Union»
(https://foodunion.lv/ru/o-nas/kto-my). Наличие родственной связи позволило
распространить бренд с многолетней историей из Прибалтики на рынок России;
- заявленное обозначение, в состав которого входит сильный доминирующий
элемент «LAKTO» и слабый неохраноспособный элемент «IMMUNO», может
рассматриваться потребителем как продолжение уже известной ему указанной
серии товарных знаков;
- словесный элемент «IMMUNO» экспертизой был признан неохраняемым,
поскольку широко используется на территории Российской Федерации различными
производителями при реализации кисломолочных продуктов и закваски для их
приготовления;

- российские потребители также воспринимают элемент «ИММУН»/«ИМУН»
как описательную характеристику, что подтверждается результатами
социологического опроса, проведенного ВЦИОМ;
- ни один из противопоставленных товарных знаков не выполнен в том же
цветовом исполнении и не имеет сходных доминирующих цветов;
- совпадение части использованных цветов само по себе не может указывать
на визуальное сходство;
- заявленное обозначение имеет оригинальное цветовое исполнение, которое
отличается от исполнения противопоставленных товарных знаков, получило
широкую узнаваемость и имеет самостоятельную стойкую ассоциацию у
потребителей с продукцией заявителя;
- для рассматриваемых товаров 29 класса МКТУ (продукты кисломолочные)
является традиционным размещение визуальных элементов, представляющих собой
натуралистичные или стилизованные изображения продуктов, которые входят в их
состав (например, изображения фруктов), либо иным образом указывающих на
свойства продукции. Следовательно, такие традиционные приемы оформления
упаковок продуктов кисломолочных и привычные для потребителя визуальные
элементы не могут усиливать сходство сильных, оригинальных, доминирующих
элементов обозначений;
- учет предоставленных сведений об известности заявленного обозначения,
отчета ВЦИОМ и заключений независимых специалистов подтверждает вывод об
отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков (1-19);
- позиция заявителя подтверждается судебной практикой изложенной в
соответствующих решениях, указанных в возражении.
С возражением представлены следующие материалы:
1. Отчет ВЦИОМ «Мнение респондентов относительно сходства /различия
внешнего вида упаковок кисломолочной продукции Имунеле и Immuno Lakto, а
также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно их
производителей», 13-21 августа 2020 г.

2. Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков
на предмет оценки сходства по графическому критерию.
3. Отчет по размещению рекламы у Регины Тодоренко, Traffic Isobar.
4. Справка об объемах и территории реализации продукции «LAKTO Immuno»
от 14.09.2020 с приложениями договоров.
5. Справка об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения
продукции «LAKTO Immuno» от 14.09.2020.
6. Заключение специалистов АНО «Судебный эксперт» по результатам
исследования объектов интеллектуальной собственности № 285/20 от 24.04.2020.
7. Заключение № 01-2020 от «23» апреля 2020 г. по результатам
сравнительного анализа упаковки кисломолочного продукта «Immuno Lakto» и
упаковки кисломолочного продукта «Имунеле», проведенного АНО Центр развития
экономической этики и правовых отношений.
8. Заключение Союза дизайнеров России «Сопоставительный анализ упаковок
кисломолочных напитков «Immuno Lakto» и «Имунеле» с целью выявления наличия
или отсутствия преемственности дизайна, от 27.07.2020.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента от 04.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710566
в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.
С учетом даты (03.03.2020) поступления заявки № 2020710566 правовая база
для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака
включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров
определѐнного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные
элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если
они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной
способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа;
отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не
воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или
схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве
товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся
изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал,
сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их
изготовителей в средствах массовой информации.
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение
или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения
товаров определѐнного вида.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с
комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в
состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) признакам.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число
слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей
обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано
слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий,
идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по
причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и
тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « » представляет собой
комбинированное обозначение, выполненные в две строки под наклоном заглавными
и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в
отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке.

Прежде всего, коллегией исследовано смысловое содержание словесного
элемента «IMMUNO» по отношению к испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ, в
отношении которого экспертизой установлено его несоответствие пункту 1 статьи
1483 Кодекса.
При этом следует заметить, что данное слово не составляет со словом «Lakto»
словосочетания, так как не связано с ним грамматически.
Слово «IMMUNO» в словарных источниках обнаруживается в качестве части
сложных слов, имеющей значение «иммунный» (см. Новый большой англо-русский
словарь, 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/48622/immuno;
Универсальный англо-русский словарь, 2011,
https://universal_en_ru.academic.ru/1340795/immuno).
Иммунный (лат. immunis свободный, избавленный от чего-либо) –
невосприимчивый, обладающий иммунитетом или вызывающий иммунитет (см.
Большой медицинский словарь, 2000, https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/18613).
Товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного
обозначения, представляют собой молочные продукты.
Согласно сведениям сети Интернет, молоко и молочные продукты относятся к
продуктам с высокими показателями пищевой ценности. Они содержат значительное
количество незаменимых нутриентов, обладают высокой переваримостью и
усвояемостью. В питании человека молоко и молочные продукты являются
основными источниками животного белка (незаменимых аминокислот).
Кисломолочные напитки кроме белка, витаминов и микроэлементов молока содержат
комплекс бактерий и грибков, которые придают им неоспоримо полезные свойства
для здоровья, делая их важными пробиотическими продуктами. Кисломолочные
продукты останавливают развитие в кишечнике патогенных микроорганизмов,
стимулирующе действуют на иммунитет. Кроме того, кефир могут употреблять люди
с непереносимостью лактозы.
Таким образом, смысловое содержание слова «IMMUNO» может быть
охарактеризовано как описательное, указывающее на свойства заявленных товаров

как направленных на укрепление иммунитета. Следовательно, применение
положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса к данному элементу является правомерным.

Анализ соответствия заявленного обозначения « » пункту 6
статьи 1483 Кодекса показал следующее.
В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с

заявленным обозначением указаны товарные знаки « » (1), « » (2),

« » (3), « » (4), « » (5), « » (6), « » (7), « » (8),

« » (9), « » (10), « » (11), « » (12), « » (13),

« » (14), « » (15), « » (16), « » (17), « »

(18), « » (19), принадлежащие иному лицу и представляющие собой серию
товарных знаков одного лица, объединенную элементом «ИМУНЕЛЕ»/«IMUNELE».

Коллегия отмечает, что противопоставление товарного знака « »
(19) по свидетельству № 474786 с приоритетом от 03.06.2011 может быть снято в

связи с истечением его срока действия, а также истечением льготного
шестимесячного срока, установленного статьей 1491 Кодекса,
предусматривающего возможность продления срока действия регистрации.
При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков (1-18) на соответствие пункту 6 статьи 1483
Кодекса, следует учитывать (см. пункт 44 Правил) значимость положения,
занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков
обусловлено фонетическим сходством входящих в их состав элементов «IMMUNO» и
«ИМУНЕЛЕ»/«IMUNELE», которые в каждом случае являются основными
элементами обозначений.
Сравнительная оценка по смысловому признаку в данном случае не проводится,
поскольку слова «ИМУНЕЛЕ» / «IMUNELE» являются фантазийными. Довод
возражения о восприятии российскими потребителями части «ИММУН» / «ИМУН»
в качестве описательной характеристики не позволяет прийти к выводу о
смысловом несходстве сравниваемых обозначений, в связи с чем не меняет
превалирующей роли фонетического признака.
Что касается визуального признака сходства, то коллегия поясняет следующее.

Графическое решение заявленного обозначения « »
визуально делит его элементы на части «IMMUNO» и «LAKTO». Слово «IMMUNO»
выделено графически, выполнено заглавными буквами, хорошо читается, с него
начинается прочтение, в связи с чем его значение в составе композиции нельзя
признать второстепенным.
Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных
комбинированных товарных знаков не приводят к отсутствию визуального
доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об их
ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Высокая степень однородности заявленных товаров «молоко и молочные
продукты; продукты кисломолочные; творог; напитки йогуртовые; йогурт» товарам
29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-18), обусловленная общей
родовидовой принадлежностью сравниваемых товаров, заявителем не оспаривается.
Поскольку разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления Пленума ВС
РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, применяются, в том числе, в отношении пункта 6 статьи 1483
Кодекса, то коллегией приняты во внимание обстоятельства, увеличивающие угрозу
смешения, к которым относится факт противопоставления серии знаков, в основе
которой лежит элемент «ИМУНЕЛЕ» / «IMUNELE».
При наличии вышеуказанных обстоятельств вывод о сходстве сравниваемых
обозначений и о высокой степени однородности вышеуказанных товаров, является
достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения
требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В своем возражении заявитель также приводит новые обстоятельства, которые,
по его мнению, могут привести к изменению оспариваемого решения и регистрации
товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.
К таким обстоятельствам относится представленное ходатайство о внесении

изменений в заявленное обозначение ( ), которые, по
мнению заявителя, устраняют причины, послужившие единственным основанием для
отказа в государственной регистрации товарного знака.
В отношении ходатайства коллегия отмечает, что изменение размера
шрифтового исполнения слова «IMMUNO» не меняет вывод о невозможности
предоставления исключительного права заявленному обозначению, поскольку
визуальный фактор, как установлено выше, не может быть признан определяющим в
данном случае.

Таким образом, рассмотрев ходатайство заявителя, коллегия не усматривает
оснований для его удовлетворения в период рассмотрения возражения и переноса
заседания коллегии, необходимого для этих целей.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2021, оставить в
силе решение Роспатента от 04.05.2021.