Товарный знак по заявке № 2019728537/33 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от
12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261),
рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (далее – Роспатент) 13.11.2020, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «ПРОФИ.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728537 (далее –
решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019728537, поданной
14.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с
ограниченной ответственностью «ПРОФИ.РУ», Москва в отношении услуг 35, 37, 41,
42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных
в перечне заявки.
Роспатентом 14.07.2020 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2019728537. Основанием для принятия
указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на
основании пунктов 1, 6(2) статьи 1483 Кодекса.
Заключение экспертизы мотивировано следующим.
Обозначение «Profi» представляет собой сокращение от слова Professional -
профессионал, эксперт - тот, кто сделал какое л. занятие своей профессией; хороший
специалист, знаток своего дела, то есть на таком уровне, который полностью отвечает
требованиям какого-либо производства, области деятельности", см. "Толковый словарь
русского языка", С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова - М., 1999, с.626, Словарь русского арго. —
ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002, https://translate.yandex.ru).
Таким образом, с учетом семантики, заявленное обозначение в отношении всех
заявленных услуг не обладает различительной способностью, указывает на качество и
свойство заявленных услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного
знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Кроме того, заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35,
37, 41 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака
на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №600521 с
конвекционным приоритетом от 04.11.2015, зарегистрированным на имя Раутакеско
Ой, Финляндия, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству №604954 с приоритетом
от 02.03.2015, зарегистрированным на имя Частного учреждения дополнительного
профессионального образования "Бизнес-школа "Профи", г. Ставрополь, для
однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству №503586 с
приоритетом от 18.10.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью "Восток", Санкт-Петербург, для однородных услуг 35, 37 классов
МКТУ;

- со знаком по международной регистрации № 876106 с
приоритетом от 29.09.2020, правовая охрана которому на территории Российской
Федерации предоставлена на имя Kesko Oyj, Финляндия, для однородных услуг 35,
37 классов МКТУ.
В Роспатент 13.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к
следующему:
- заявитель сокращает объем притязаний и просит зарегистрировать товарный знак
по рассматриваемой заявке только в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ
«консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга
[SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов
[рааs]; хранение данных в электронном виде»;

- заявленное обозначение «profi», как и любой из его синонимов (профессионал,
мастер, гуру, знаток), не является описательным, не указывает на качество и свойство
заявленных услуг 42 класса МКТУ, которые относятся к сфере IT-технологий;
- на охраноспособность словесного элемента «profi» («профи») указывает наличие
товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг
42 класса МКТУ, в состав которых входит данный словесный элемент. Например,

товарные знаки: по свидетельству №380200,

по свидетельству №276913,

по свидетельству №338172, по

свидетельству №184072, по свидетельству №195095;
- на охраноспособность словесного элемента «profi» в отношении анализируемых
услуг 42 класса МКТУ также указывают факт государственной регистрации в качестве

товарных знаков обозначений, являющихся синонимами заявленного обозначения.

Например, товарные знаки: по свидетельству №242651,

по свидетельству №179831, по свидетельству

№750126, по свидетельству №115703;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки:

по свидетельству № 579699, по свидетельству №577611,

по свидетельству №672031, в которых элемент «PROFI» является
охраноспособным. При этом правовая охрана им предоставлена в отношении таких
услуг 35 класса МКТУ, как «ведение автоматизированных баз данных; систематизация
информации в компьютерных базах данных», которые однородны заявленным услугам
42 класса МКТУ, что свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения в
отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ;
- довод о том, что словесный элемент «PROFI» не является описательным в
отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ подтверждается выводами, изложенными
в Заключении комиссии специалистов № 677-09.20 от 16.10.2020 по результатам
лингвистического исследования и в Лингвистическом заключении профессора кафедры
фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального
университета;
- что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483
Кодекса, то заявитель отмечает следующее.
- поскольку правовая охрана противопоставленным знакам (1-4) предоставлена в
отношении услуг, не однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ (как указано в
заключении по результатам экспертизы), то заявленное обозначение в отношении
услуг 42 класса МКТУ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
14.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728537 в отношении
заявленных услуг 42 класса МКТУ (указанных выше).
В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие
материалы:
1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Заключение комиссии специалистов АНО «Судебная экспертиза» по
результатам лингвистического исследования № 677-09.20 от 16.10.2020;
3. Лингвистическое заключение профессора кафедры фундаментальной и
прикладной лингвистики и текстоведения Уральского федерального
университета, доктора филологических наук Плотниковой А.М. от 10.11.2020;
4. Скриншоты сайта profi.ru от 12.11.2020;
5. Сведения о товарных знаках по свидетельствам № 579699, №577611, №672031.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты подачи заявки (14.06.2019) правовая база для оценки
охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и
введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения
пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые
приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения
устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не
обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов,
указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и
сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как
слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров
или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35
Правил).
Заявленное обозначение по заявке № 2019728537 представляет собой

словесное обозначение , выполненное буквами латинского
алфавита стандартным шрифтом.
В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки: по

свидетельству №600521 – [1]; по свидетельству №604954 – [2];

по свидетельству №503586 – [3]; по
международной регистрации № 876106 – [4].

При этом в заключении по результатам экспертизы указано, что услуги, в
отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам
(1-4), неоднородны заявленным услугам 42 класса МКТУ.
Поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке
№2019728537 испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, то в отношении
данных услуг заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.
Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1(3) статьи
1483 Кодекса показал следующее.
Согласно словарно-справочным изданиям словесный элемент «PROFI» в переводе
с английского языка на русский язык означают «профи», «профессионал».
Применительно к заявленным услугам 42 класса МКТУ носит семантически
нейтральный характер и, следовательно, не может указывать на какие-либо
характеристики заявленных услуг, в связи с чем соответствует требованиям пункта 1
статьи 1483 Кодекса.
Коллегией было принято во внимание, что на имя заявителя зарегистрированы

товарные знаки: по свидетельству №579699,

по свидетельству №577611, по свидетельству
№672031, в которых элемент «PROFI» является охраноспособным.
Коллегией также было принято во внимание, что словесный элемент заявленного
обозначения используется заявителем на официальном сайте profi.ru – [4]. Очевидно, что
словесный элемент «PROFI» ассоциируется у потребителя, прежде всего, с заявителем
(ООО «ПРОФИ.РУ»), поскольку представляет собой часть его фирменного
наименования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение
Роспатента от 14.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019728537.