Товарный знак по заявке № 2017745015 – удовлетворено

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным
законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами
рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности споров в административном порядке,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству № 670161, поданное Индивидуальным
предпринимателем Ибатуллиным А. В., г. Уфа, Республика
Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено
следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака « »
с приоритетом от 27.10.2017 по заявке № 2017745015 произведена в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2018 за № 670161 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «Молоток», г. Нижний Новгород (далее –
правообладатель) в отношении товаров 07, 08 и услуг 35, 37 классов Международной
классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.
Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании.
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 17.02.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 670161 произведена в нарушение
требований, установленных пунктами 1, 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- отсутствие у слова «TOOLDЕРО» самостоятельного семантического
значения, а также исполнение слов «TOOL» и «DЕРО», имеющих самостоятельное
семантическое значение, в разном цвете влечет к восприятию оспариваемого
товарного знака как состоящего из двух слов, выполненных слитно. Аналогичная
правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 26 мая
2022 г. по делу № СИП-226/2022;
- таким образом, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «TOOL»,
имеющий значение «инструмент», указывает на товары, в отношении которых
оказываются услуги 35 класса МКТУ. Поскольку он включен в качестве
охраняемого элемента, то предоставление оспариваемому товарному знаку не
соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;
- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2)
статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак сходен до

степени смешения с товарным знаком по свидетельству №683720 –
(2) с приоритетом от 23.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027),
принадлежащим лицу, подавшему возражение;
- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат
фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DEРO»;
- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020
г. по делу №СИП-357/2019 отмечено, что не может быть признано полное отсутствие
сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего
высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным
словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух
словесных элементов спорного товарного знака, а аналогичная правовая позиция
изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 января
2019 г. по делу №СИП-445/2018, от 4 июня 2018 г. по делу №СИП-539/2017, от 11 июля

2019 г. по делу №СИП-21/2019, от 23 января 2020 г. по делу №СИП-21/2019, от 23
декабря 2019 г. по делу №СИП-327/2019, от 21 мая 2018 г. и от 3 декабря 2018 г. по делу
по делу №СИП-210/2017, от 31 мая 2018 г. по делу №СИП-450/2017.
Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31
мая 2018 г. № СО 1-268/2018 по делу № СИП-450/2017 отмечено, что вероятность
смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров
для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда
Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-
12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023);
- несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент
«TOOL» не исключен из самостоятельной правовой охраны, указанный элемент
характеризуют товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый
товарный знак;
- между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку,
принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это
обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;
- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по
интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу
№ СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу №
СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда
Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную
коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано),
от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской
Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от
16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016
(определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КП 7-
12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного

Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и
других;
- при этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от
13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017
дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то
есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку
доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его
местонахождением;
- как отмечено в абз.3 пункта 162 Постановления П. В. Суда РФ от
23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного
обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени
однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой
степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени
однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и
спорного обозначения;
- в рассматриваемом случае, высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ,
в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2) может
компенсировать возможную низкую степень сходства этих товарных знаков;
- довод о сходстве до степени сравниваемых товарных знаков (1) и (2)
подтверждается решением Роспатента от 15.03.2021, принятым по результатам
рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2021
возражения от 01.10.2020, которым признано не соответствующим подпункту 2 пункта 6
статьи 1483 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку

по свидетельству № 551232, поскольку данный товарный знак
является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком

по свидетельству № 683720;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «DЕРO», не являющийся
фонетически и семантически связанным со словесным элементом «TOOL», является

сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком « »
(2) и следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку
не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать
недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №670161 полностью.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №670161, ознакомленный
в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого
сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче
настоящего возражения, поскольку не доказало, что имеет фактический интерес в
прекращении правовой охраны оспариваемому товарному знаку, кроме того, не
осуществляет никакой деятельности, в рамках которой используется
принадлежащий ему товарный знак (2), в то время, как правообладатель использует
свой товарный знак (см. сайт tooldepo.ru);
- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении
товаров 18, 20, 25 классов МКТУ, а оспариваемый товарный знак (1) – в отношении
товаров 07, 08 и услуг 37 классов МКТУ, то есть, сравниваемые товарные знаки
зарегистрированы в отношении разных товаров и услуг;
- несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2) пересекаются
только по услугам 35 класса МКТУ, единственная услуга 35 класса МКТУ
«продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля», в отношении
которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), не является
однородной услугам оспариваемого товарного знака, поскольку не оказывается в
отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, для которых зарегистрирован
оспариваемый товарный знак;
- правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак не
используется лицом, подавшим возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, согласно сведениям Госреестра, правообладатель
противопоставленного товарного знака сократил перечень услуг 35 класса МКТУ, в
отношении которых действовала правовая охрана данного товарного знака, в
результате чего перечни сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ не совпадают;
- таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в
перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, не являются
однородными;
- по мнению правообладателя, сравниваемые знаки (1) и (2) не являются
сходными, так как отличаются фонетически и визуально;
- так, оспариваемый товарный знак представляет собой не просто
совокупность словесных и графических элементов, а целостную композицию;
входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент
«TOOLDEPO» следует воспринимать как единое слово, без выделения части
«TOOL-»; сравниваемые словесные элементы «TOOLDEPO» - «DEPO» имеют
разное фонетическое звучание;
- таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1)
предоставлена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- поскольку словесный элемент «TOOLDEPO» представляет собой единую
неделимую конструкцию, где части «TOOL-» и «-DEPO» не являются
самостоятельными элементами, то отсутствуют основания несоответствия
оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;
- правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) также предоставлена в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу того, что слово
«TOOL» многозначно и не указывает прямо на вид товаров;
- правообладатель также отмечает, что на его имя зарегистрирован товарный

знак по свидетельству №759474, что подтверждает, что
словесный элемент является фантазийным и несходным с противопоставленным

товарным знаком « »;

- ссылка лица, подавшего возражение, на судебное решение от 26.05.2022 по
делу №СИП-226/2022 касается других товарных знаков, в связи с чем в
рассматриваемом случае не применима.
На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую
охрану товарного знака по свидетельству №670161.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты (27.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака
правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее –
Правила).
В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,
характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их
производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения
устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не
обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов,
указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в
частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар,
весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся
также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в
результате широкого и длительного использования разными производителями в
отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и
их изготовителей в средствах массовой информации.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35
Правил).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные
до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на
государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том
числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения
сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,
которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются
признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров
определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),
круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа
перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к
одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения,
элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом
средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения
обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.
В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483
Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы,
являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других
лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени
смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9
статьи 1483 Кодекса.
При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки,
указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной
предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи
1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку
подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ИП
Ибатуллин А.В. является правообладателем товарного знака по свидетельству №683720
– (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени
смешения.

Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству
№ 670161 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее
словесный элемент «TOOLDЕPО», выполненный буквами латинского алфавита, и
изобразительный элемент вы виде абстрактной фигуры.
Товарный знак охраняется в зеленом, черном цветовом сочетании.
Несоответствие товарного знака по свидетельству № 670161 требованиям пункта
1 статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном
знаке словесный элемент «TOOL», который воспринимается как самостоятельный
элемент, является неохраняемым элементом, так как характеризует товары и услуги, в
отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.
Коллегия отмечает, что словесный элемент «TOOL», как самостоятельный
элемент товарных знаков, действительно, является неохраняемым элементом, что
подтверждается практикой Роспатента, например, зарегистрированные товарные знаки

« » по свидетельству № 760410; « » по свидетельству

№750183 , « » по свидетельству № 688937, в которых слово «TOOL»
исключено из самостоятельной правовой охраны.

Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке, несмотря на то, что части
«TOOL» и «DЕPО» исполнены разным цветом, они выполнены на одной линии,
буквами одного алфавита, одинаковым шрифтом, одним размером, между ними
отсутствует дополнительный пробел или какой-либо знак препинания (тире, точка). В
связи с чем элемент «TOOL» не может восприниматься как отдельно стоящий,
самостоятельный словесный элемент, следовательно, в рассматриваемом случае, не
является характеризующим товары и услуги.
Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям
пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.
Данная позиция коллегии подтверждается практикой Роспатента,
зарегистрированными товарными знаками, образованными аналогичным способом,
в которых словесные элементы признаны охраноспособными, например:

-« » по свидетельству №713501,

-« » по свидетельству № 685939,

-« » по свидетельству №682084,

-« » по свидетельству № 678539,

- « » по свидетельству № 656554,

-« » по свидетельству № 651536.

Несоответствие оспариваемого товарного знака « »
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что
оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком

по свидетельству №683720 – (2), принадлежащим лицу, подавшему
возражение.
Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполненным
буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что
оспариваемый товарный знак (1) содержит словесный элемент «DEPO»
противопоставленного товарного знака (2), что свидетельствует о полном вхождении
одного обозначения в другое.
Визуально сравниваемые товарные знаки имеют отличия, однако исполнение
словесных элементов «TOOLDЕPО» и «depo» буквами одного алфавита усиливает их
сходство.
Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент
«TOOLDЕPО» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка,
то есть является фантазийным, в свою очередь слово «DЕPО» является лексической
единицей английского языка и переводится на русский язык как «депо, депозит».
Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию
сходства словесных обозначений.
Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг показал следующее.
Правовая охрана оспариваемому знаку (1) предоставлена в отношении товаров 07,
08 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в
отношении товаров 18, 20, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне
регистрации.
В оспариваемом товарном знаке товары 07 класса МКТУ относятся к таким
родовым категориям товаров, как «станки, машины, двигатели», товары 08 класса
МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как «ручные инструменты, ножевые
изделия, холодное оружие».
В противопоставленном товарном знаке товары 18 класса МКТУ относятся к
таким родовым категориям товаров, как «кожа и изделия из кожи; сумки, чемоданы;

зонта, трости», товары 20 класса МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как
«мебель; неметаллические контейнеры для хранения или транспортировки; изделия
из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, китового уса, раковин,
янтаря, перламутра, морской пенки и заменителей этих материалов или пластмасс»;
товары 25 класса МКТУ – к таким родовым категориям товаров, как «одежда».
Сопоставляемые товары 07, 08 и 18, 20, 25 классов МКТУ относятся к разным
родовым категориям товаров, имеют разное назначение и круг потребителей, в связи с
чем признаются неоднородными.
Что касается сравниваемых услуг 35 и 37 классов МКТУ, то коллегия отмечает
следующее.
Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении
следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по
импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров;
изучение рынка; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных
целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной
продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников;
продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие
для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37
классов».
Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) в настоящее время
действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в
том числе оптовая и розничная торговля».
Коллегия отмечает, что услуга «продвижение товаров» - это совокупность
разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на
товары, увеличивая их сбыт, расширения рыночного поля товаров. Таким образом,
услуга «продвижение товаров» может быть связана не только непосредственно с
продажей товаров, но и с рекламой.
Следует также отметить, что для обозначения услуг, связанных с продажей
товаров, кроме упомянутого выше термина «продвижение товаров», могут быть

использованы иные термины, в том числе агентства по импорту-экспорту; услуги по
розничной и оптовой продаже, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги
розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов,
сбыт товаров.
При этом термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть
использованы с уточнением по ассортименту реализуемых товаров, как, например, в
оспариваемом товарном знаке «продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37
классов; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение
предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов», так и без уточнения ассортимента
реализуемых товаров, как, например, в оспариваемом товарном знаке
«представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи;
сбыт товара через посредников» и в противопоставленном товарном знаке
«продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля».
С учетом изложенного, оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «реклама;
агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация
товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей;
представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи;
распространение образцов; сбыт товара через посредников; продвижение товаров
[для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги снабженческие для третьих лиц
закупка и обеспечение предпринимателей товарами 07, 08, 37 классов» однородны
услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная
торговля» противопоставленного товарного знака (2) в силу того, что относятся к
одной родовой категории услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение
(повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля
товаров и один круг потребителей), один круг потребителей.
Что касается оспариваемых услуг 37 класса МКТУ, то коллегия отмечает
следующее.
Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ относятся к родовой группе услуг
«строительство, ремонт, установка оборудования», которые оказываются
строительными компаниями и ремонтными мастерскими, в связи с чем признаются

неоднородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу
того что относятся к разных родовым группам услуг оказываются разными
предприятиями имеют разное назначение и круг потребителей
В то же время противопоставленный товарный знак, как было указано выше,
зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, которые относятся к таким
родовым категориям товаров, как «кожа и изделия из нее; сумки и дорожные
принадлежности; шорные изделия»; товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к
таким родовым категориям товаров, как «мебель; неметаллические контейнеры для
хранения или транспортировки; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы,
рога, кости, китового уса, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки и
заменителей этих материалов или пластмасс», товаров 25 классов МКТУ, которые
относятся к родовой категории товаров «одежда», услугам 35 класса МКТУ, которые
относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров».
Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего
возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству
№670161 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса
правомерным в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.
Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи
1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что в оспариваемом товарном знаке
словесный элемент «DЕPО», не являющийся фонетически и семантически связанным со
словесным элементом «TOOL», является сходным до степени смешения с

противопоставленным товарным знаком (2).
Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к
товарному знаку, которое состоит из отдельных элементов, и один из элементов
представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент,
присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную
индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой
части этикетки и по своему пространственному положению не является
существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц
тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи
1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной
роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке « » словесный
элемент «TOOLDЕPО», как было указано выше, представляет собой единое слово, в
связи с чем по своему пространственному положению элемент «DЕРО» не может
быть признан как самостоятельный элемент, занимающий периферийную позицию.
Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть
применено к оспариваемому товарному знаку.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 670161
недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «реклама;
агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; демонстрация
товаров; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных
целей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной
продажи; распространение образцов; сбыт товара через посредников;
продвижение товаров [для третьих лиц] 07, 08, 37 классов; услуги
снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей
товарами 07, 08, 37 классов».